Different Change Representations

y España

134. En este apartado se trata el tema de los fueros competentes para los litigios internacionales por infracción de patentes. En un primer momento, es importante señalar que, en España, los fueros competentes están previstos en la legislación comunitaria de la Unión Europea, más concretamente en el Reglamento 1215/2012. A su vez, en Brasil estos fueros se prevén en la legislación nacional (CPC y Ley de Propiedad Industrial), pues no existe una legislación regional (de carácter supranacional) en el ámbito del MERCOSUR que regule esta materia.

135. Muchos son los fueros competentes para los litigios de infracción de Derecho de patente.

a. El fuero del domicilio del demandado, el fuero de la autonomía de la voluntad tácita o expresa y el fuero de carácter especial. Estos fueros se estudiaron en el apartado anterior con el fin de comprender mejor las reglas de competencia previstas y se hizo un estudio comparado entre la legislación brasileña y la europea. En este caso, Brasil no cuenta con ninguna disposición específica que trate el tema de las patentes, de modo que la normativa europea permite hacer una crítica a esta omisión legislativa brasileña.

b. El fuero de sumisión definido por la voluntad de las partes tiene preferencia sobre los demás, con excepción de los fueros exclusivos. El primero es el fuero por sumisión tácita, que no está previsto en la legislación brasileña, pero que, en contrapartida, se prevé en el Art. 26 del Reglamento 1215/2012248. Como se ha explicado en el apartado anterior, el Derecho brasileño no tiene una disposición específica sobre el fuero por sumisión tacita, pero es importante señalar que este es perfectamente aplicable en Brasil, siempre que el litigio no tenga como objeto una de las materias de competencia judicial exclusiva249.

248

Artículo 26: ―1. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte

de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 24‖.

249

Vid. FREITAS CÂMARA,A., Lições de Direito Processual Civil. Vol 1. 15º ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 109.

Así, cuando en un caso de infracción de un derecho de patente, el demandante propone la acción ante un tribunal cualquiera y el demandado contesta a la demanda sin plantear objeciones a la competencia del tribunal, se considera la sumisión tácita a un fuero no definido previamente en la ley250. Es decir, la actuación procesal del demandado revela su voluntad de seguir con la demanda ante dicho tribunal, aunque esto no sea lo pactado de forma expresa entre las partes ni el previsto anteriormente como competente en la normativa de Competencia Judicial Internacional.

El segundo es el fuero de sumisión expresa, que tampoco goza de una previsión específica en la normativa brasileña y sí en el Art. 25 del Reglamento 1215/2012. En la sumisión expresa, las partes, antes de iniciar el litigio, eligen mediante un pacto formal el tribunal o los tribunales de un Estado miembro para conocer del litigo251. El pacto de sumisión expresa de competencia puede ser escrito o verbal con confirmación escrita (por medios convencionales y electrónicos)252.

La sumisión expresa a un tribunal o a algunos tribunales no es común en los litigios internacionales cuyo objeto es la infracción de una

250

La posibilidad de la sumisión tacita a un foro es contemplada por la doctrina de diversos países del mundo, como en Francia por Bernard Audit, para quien: ―La competénce voluntaire est envisagée sous deux formes: celle d‘une prorogation expressément convenue entre les parties, avant ou aprés la naissance du litige, la première étant la plus frequente; et celle, plus rare d‘une prorogation tacite résultant de la comparution du défendeur devant um for dont la compétence ne resulte d‘une autre disposition de la Convention‖. AUDIT., B., Droit International Privé. 6º ed. Economica, Paris, 2010, p. 486.

251

Véase ARENAS GARCIA, R., «Competencia Judicial Internacional y acuerdos de sumisión en la contratación electrónica internacional», en Estudios sobre Consumo

2008, No. 85, pp. 45-60.

252

Como explicado en el apartado anterior en el nuevo CPC brasileño pasará a tener disposición expresa acerca del foro de sumisión.

patente protegida, pues la naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes del litigio es extracontractual, mientras que la sumisión expresa es más usual en los supuestos de naturaleza contractual, pues se constituye como cláusula común en los contractos comerciales253. Sin embargo, nada prohíbe que ante la infracción de una patente, el propietario busque al infractor y firmen un pacto de sumisión expresa a un tribunal que consideren, por ejemplo, que tiene una mayor familiaridad con la materia del litigio y que, en consecuencia, sea el más adecuado para conocer la demanda con calidad.

La sumisión de las partes a un tribunal distinto del previamente previsto como competente es la expresión máxima de la libertad privada de las partes. Ese fuero atiende a la dinámica del comercio internacional, que muchas veces busca el tribunal con mayor porcentaje histórico de resolución de la materia o los más ágiles. Es decir, el que tiene condiciones de dictar una resolución de mayor calidad, seguridad jurídica, economía de tiempo y costes razonables. No siempre los tribunales previamente competentes pueden ofrecer estas condiciones y, por ello, las partes someten sus demandas a otros tribunales, de forma expresa o tácita.

253 _{Pedro Alberto de Miguel Asensio entiende que ―tales acuerdos [de sumisión] son} habituales en los contratos de explotación de bienes inmateriales, por lo que desempeñan un papel importante en los litigios relativos a esos contratos. Por el contrario, la práctica muestra que los acuerdos atributivos de competencia no son frecuentes en relación con los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual o a la violación de normas de competencia desleal, en la medida en que no exista una relación contractual entre las partes (...)‖. DE

MIGUEL ASENSIO,P.A., «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones

Internacionales de Vitoria-Gasteiz. Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial, Pais Vasco,

Tanto la legislación brasileña como la europea señalan como fuero general el domicilio del demandado254. La primera consideración que debe hacerse es acerca del significado jurídico de domicilio. Si el demandado es una persona jurídica se considerará como su domicilio el lugar donde se encuentre su sede social, su administración central o su centro de actividad central. Si el demandado es una persona física, en Brasil, el concepto de domicilio será el del Art. 70 del Código Civil (lugar en el que la persona tiene residencia con ánimo definitivo) y, en la Unión Europea, el del Art. 63 del Reglamento255, que determina que el concepto de domicilio en este caso seguirá los requisitos previstos en la ley nacional del tribunal que conoce del litigio.

La importancia de este fuero es, en primer lugar, la clara conexión entre el litigio y la jurisdicción competente, cumpliendo el principio de la jurisdicción razonable. En segundo lugar, otra ventaja del fuero del domicilio del demandado es la eficacia procesal. Es decir, la acción promovida en el domicilio del demandado facilita su notificación sin necesidad de comisión rogatoria, así como facilita la contestación de la demanda. En tercer lugar, el domicilio del demandado también tiene la ventaja de facilitar el cumplimiento o la ejecución forzosa de la sentencia estimatoria, pues al ser el domicilio del demando, en teoría,

254

Como explicado en el apartado anterior, en Brasil el Art. 88 del CPC y en la UE el Art. 4.1 del Reglamento 1215/2012.

255 _{Art. 63: ― 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u}

otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra: a) su sede estatutaria;

b) su administración central, o c) su centro de actividad principal. (…)

3. Para determinar si un trust está domiciliado en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conocen del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional privado.

hay más posibilidades de encontrar patrimonio. Es importante señalar que el fuero general no se aplica en los casos en que el litigio posea como objeto una materia prevista como competencia exclusiva o en los de sumisión tácita o expresa de las partes a un fuero256.

c. Como tercer tipo de fuero, la legislación procesal brasileña y el Reglamento 1215/2012 prevén los fueros especiales. El Art. 7.2 del Reglamento257 determina que en materia delictual o cuasidelictual258,

256

IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., Derecho

Internacional Privado…, cit., p. 119.

257

Una vez más la armonía normativa puede ser comprobada con las disposiciones de varias fuentes legislativas con redacción parecida. Como el CLIP tiene un objeto más específico, derechos de patentes, siempre sus disposiciones son más detalladas y deben servir como importante inspiración para la creación de legislaciones nacionales sobre la materia, o mismo como derecho aplicable elegido por las partes. Reglamento 1215: ―Artículo 7.2 en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano

jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho

dañoso;‖

Véase los artículos 2:202 del CLIP y §204 del ALI. ―CLIP - Artículo 2:202: Infracción

En los litigios relativos a la infracción de un derecho de propiedad intelectual las personas podrán ser demandadas en los tribunales del Estado donde se hubiere producido o pudiere producirse la supuesta infracción, salvo que el supuesto infractor no hubiera actuado en ese Estado para iniciar o proseguir la infracción y su actividad no pueda ser razonablemente percibida como dirigida a ese Estado‖.

―ALI - § 204. Infringement Activity by a Defendant Not Resident in the Forum

(1) A person may be sued in any State in which that person has substantially acted, or taken substantial preparatory acts, to initiate or to further an alleged infringement. The court’s jurisdiction extends to claims respecting all injuries arising out of the conduct within the State that initiates or furthers the alleged infringement, wherever the injuries occur.

(2) A person may be sued in any State in which its activities give rise to an infringement claim, if it reasonably can be seen as having directed those activities to that State. The court’s jurisdiction extends to claims respecting injuries occurring in that State.

(3) A person who cannot be sued in a WTO-member State through the application of §§ 201-204(1) may be sued in any State in which its activities give rise to an infringement claim if:

(a) it reasonably can be seen as having directed those activities to that State, and (b) it solicits or maintains contacts, business, or an audience in that State on a regular basis, whether or not such activity initiates or furthers the infringing activity.

las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandas en el Estado donde se hubiera producido el daño, aunque ese Estado no sea el de su domicilio. Es decir, el Reglamento prevé como regla de Competencia Judicial Internacional especial el fuero del lugar del daño como competente259. En Brasil, cuando se trata de litigios por infracción de patente, si el acto que ha provocado la infracción fue cometido en Brasil, los tribunales brasileños son competentes para conocer de esa acción, en virtud del Art. 88, III, de CPC260.

El fuero especial del lugar del daño es un fuero de Competencia Judicial Internacional (pues determina que un Estado es competente) y de competencia territorial (determina un lugar específico como competente para juzgar la demanda, que es el lugar donde ocurrió el daño)261. El forum loci delicti commissi262 tiene como principal ventaja la

The court’s jurisdiction extends to claims respecting injuries arising out of conduct outside the State that relates to the alleged infringement in the State, wherever the injuries occur’.

258

Según el TJCE en el caso Kalfelis vs. Schröder (Asunto 189/87, de 27 de septiembre de 1988), quedó afirmado que materia delictual o cuasi delictual comprende ―toda demanda que verse sobre la responsabilidad del demandado y que no venga vinculada a la noción "materia contractual" del Art.5.1 CB [o 7.2 del Reglamento]. La materia contractual fue definida en la sentencia de 17 de junio de 1992 (c-26/91, caso Handte) como la situación en que ―una parte asume libremente un compromiso frente a otra‖. TJCE, 1992, c-26/91.

259

Véase la sentencia de la AP de Barcelona de 15 de Febrero de 2005 (caso Amandus Kahl Gmbh & Co x Almex BV). En ese caso la empresa alemana Amandus accionó contra la empresa holandesa Almex por infracción a una patente española de su propiedad. La demanda fue presentada ante a los tribunales catalanes por fuerza del artículo 5.3 (forum loci delicti commissi) del Reglamento 44/2011 (actual Art. 7.2 del Reg.1215/2012). La otra posibilidad de foro competente sería el holandés (domicilio de la empresa demandada). En ese caso tenemos la posibilidad del demandante de elegir el foro más interesante juzgar su acción.

260

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

261

En ese mismo sentido Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González entienden que ―… este foro contenido en el Art. 5.3 R.44/2001 es un foro tanto de competencia judicial internacional como de competencia territorial. En tal sentido, el

relación de proximidad con el objeto de la demanda (principio de la proximidad razonable)263.

136. De este modo, al tratarse de materia extracontractual, la infracción de un Derecho de patente será defendida mediante una acción propia que es la acción por violación de patente. En este caso, el demandante puede alternativamente y según su conveniencia elegir entre el fuero del domicilio del demandado o el del lugar dónde se haya producido el daño, excepto en los casos en que las partes hubieran elegido de forma expresa o tácita un fuero. Según esto, el fuero especial (lugar del hecho dañoso) es alternativo al general (domicilio del demandado), lo que genera críticas pues está permitiendo el forum

foro recogido en el Art. 5.3 R.44/2001 otorga competencia a los tribunales de un concreto «lugar» determinado, y no sólo a los tribunales de un Estado miembro en su conjunto‖. CALVO CARAVACA,A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEZ,J., Derecho Internacional

Privado…, cit., p. 689. Véase TJUE Asunto C-509/09 y C-161/10, en Sentencia

dictada por la Gran Sala del TJUE, en que se firmo el entendimiento de que: ―Debe recordarse que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» se refiere al mismo tiempo al lugar del hecho causal y al lugar donde se ha producido el daño. Esos dos lugares pueden constituir una conexión relevante desde el punto de vista de la competencia judicial, dado que cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar una indicación particularmente útil desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso‖.

262

Véase el Art. 2:202 de los ―Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property‖ elaborado por el European Max-planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property.

263

En el caso Kronhofer (asunto C-168/02, STJCE 10 junio 2004) el Tribunal declaró que: ―Es jurisprudencia reiterada que la regla contenida en el artículo 5, número 3, del Convenio se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los tribunales de un lugar que no sea el del domicilio del demandado, que justifique una atribución de competencia a dichos tribunales por razones de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso‖. TJCE, 2004, c-168/02. Ese forum es utilizado generalmente para oblicaciones extracontractuales como explicado por Guillermo Palao Moreno en: PALAO MORENO, G., «Cuestiones de Derecho Internacional Privado: Competencia Judicial Internacional en Supuestos de Responsabilidad Civil en Internet», en Cuestiones

actuales de derecho y tecnologías de la información y la comunicación (TICs) (PLAZA

shopping264, en la medida en que concede al demandante opciones de elegir el fuero más beneficioso para sus intereses particulares.

B. Acción declarativa de nulidad o validez del registro