5. Conclusions and Policy Implications
5.4 Conclusions
Adicionalmente al pronunciamiento del examinador respecto de los requisitos de patentabilidad, este puede y debe, cuando lo estime necesario, realizar otras observaciones que no necesariamente están relacionadas con la evaluación de los requisitos para la concesión de la pa- tente.
Cambio de modalidad
En ciertas ocasiones, solicitudes presentadas inicialmente como patentes de invención pueden cambiar de modalidad; es decir, continuar el trámite como solicitudes de patente de modelo de utilidad. A esto se le denomina “cambio de modalidad”. En efecto, el artículo 35 de la Decisión 486 establece lo siguiente:
“El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.
182 Vid nota 87. 183 Ibíd.
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Evaluación técnica de una solicitud de patente
La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presenta- ción de la solicitud inicial.
Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cual- quier momento del trámite, así como dispo- ner el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conver- sión.
El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si esta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada origi- nalmente.”
Tal como señala nuestra legislación, el cambio de modalidad tiene las siguientes características:
- Puede ser requerido por el solicitante o por la autoridad competente en cual- quier momento del trámite.
- La solicitud de modelo de utilidad mantiene la fecha de presentación de la solicitud inicial (solicitud de patente de invención).
- Cuando la sugerencia obedece a una recomendación del examinador, gene- ralmente radica en que la solicitud no va a prosperar como patente de inven- ción y, más bien, tiene mejores posibi- lidades de ser otorgada como modelo de utilidad.
Cambio de título de la invención
Las solicitudes de patente, tanto de pa- tente de invención como de modelos de utilidad, al momento de ser presentadas ante la autoridad competente, consignan el título que proporciona el solicitante. Sin embargo, muchas veces este título no co- rresponde exactamente a la naturaleza de la invención, lo que es detectado por la autoridad competente –en un primer mo- mento- al preparar la orden de publica- ción del extracto de la solicitud que realiza el solicitante en el Diario Oficial.
Más adelante, durante la evaluación que realiza el examinador, a fin de determinar que la invención cumpla con los requisitos de patentabilidad, este puede percatarse que el título que consigna la invención no es el más adecuado, puesto que, por ejemplo, las reivindicaciones de la solicitud han sido restringidas. En estos casos, corresponde al examinador sugerir el cambio de título de la invención con el objeto que guarde rela- ción con el alcance de las reivindicaciones. Los cambios de título responden, además de la correspondencia, a facilitar la recu- peración del documento en una búsqueda sobre el mismo campo técnico. El no tener un título correctamente definido puede ori- ginar que la solicitud no sea ubicada fácil- mente e incluida, al momento de establecer el estado de la técnica, en los resultados de la búsqueda del mismo campo técnico o uno cercano.
El Informe Técnico es un documento suma- mente importante, pues es la base con la que cuenta la DIN para conceder o denegar una solicitud de patente. En efecto, la DIN recoge el análisis efectuado por el examina- dor, apoyándose en sus conclusiones, al mo- mento de emitir la resolución con base en la cual otorga o rechaza una patente.
Es importante mencionar, que si el Informe Técnico tiene cualquier objeción en alguno de los puntos que aborda, deberá ser comunicado al solicitante a fin de que subsane las observaciones o brinde el sustento adicional que permita a la invención cumplir con los requisitos de patentabilidad. En efecto, la Decisión 486, en su artículo 45, establece lo siguiente:
“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines
del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”
Por ello, a fin que el solicitante pueda contar desde el primer Informe Técnico con argumentos relacionados a todos los criterios que se evalúan, el examinador deberá pronunciarse sobre el mayor nú- mero de aspectos posibles. Es decir, si encuentra, por ejemplo, falta de claridad en las reivindicaciones, no debe detener el análisis en ese punto. Y, si bien las con- clusiones finales del Informe Técnico se- rán en ese sentido, el examinador deberá dar precisiones adicionales –las que figu- ran en una nota aparte- sobre los demás criterios en tanto el documento lo per- mita. De esta manera, el solicitante podrá tener de una sola vez, la opinión técnica del examinador al respecto del concepto inventivo divulgado en la solicitud, permi- tiéndole así subsanar cualquier objeción en su primera respuesta a la autoridad competente.
4.5 INFORME TÉCNICO
El Informe Técnico es el documento emitido y suscrito por el examinador que tiene por finalidad plasmar el análisis realizado durante el examen de fondo, indicando el sustento suficiente que proporcione solidez al pronunciamiento del examinador y citando la base legal –en nuestro caso los artículos pertinentes de la Decisión 486 y Decreto Legislativo 1075- correspondiente.
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Evaluación técnica de una solicitud de patente