Los derechos anteriores contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC están protegidos únicamente si confieren a sus titulares, en virtud del Derecho aplicable, el derecho a prohibir el uso de una marca posterior.
De lo anterior resulta que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, los derechos de que se trata son, en abstracto, derechos exclusivos exigibles a través de medidas cautelares dirigidas contra marcas posteriores, y que en el caso considerado se dan las condiciones para la obtención de dichas medidas cautelares, si la marca objeto de la solicitud de marca comunitaria impugnada fuera utilizada en el territorio correspondiente (alcance de la protección). Ambas cuestiones deben ser respondidas con arreglo al Derecho aplicable. La Oficina aplicará los Derechos de los Estados miembros, la legislación comunitaria o los acuerdos internacionales.
No deben sobrestimarse las dificultades que plantea la aplicación del Derecho
nacional. La lista del Cuadro del final de este documento proporciona las indicaciones
adecuadas (véase asimismo la Sección 4 infra). Para muchos, sino para la mayoría, de los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC, los requisitos previos del reglamento nacional son bastante similares a aquellos aplicados en los conflictos que pueden aparecer entre marcas en que los examinadores de la Oficina están familiarizados, en concreto, con el riesgo de confusión, o de un perjuicio al renombre o al carácter distintivo.
Por ejemplo, las marcas no registradas están, por lo general, protegidas contra marcas posteriores, en caso de riesgo de confusión y, por lo tanto, con arreglo a criterios idénticos a los que se aplican en litigios entre marcas registradas como, por ejemplo, la identidad o similitud entre los signos, la identidad o similitud entre los productos o servicios, etc. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para aplicar el artículo 8, apartado 1, del RMC también pueden utilizarse en la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC, a menos que la parte pueda aportar la correspondiente jurisprudencia de los tribunales nacionales que demuestre un enfoque distinto.
En el supuesto de que el Derecho nacional aplicable prevea un alcance de protección para las marcas no registradas que difiere de los contemplados en el artículo 8, apartado 1, del RMC, el alcance de la protección del derecho anterior invocado se rige por el Derecho nacional. Por ejemplo, cuando la normativa nacional aplicable concede protección, bajo ciertas condiciones, a las marcas no registradas también en lo que se refiere a productos y servicios, la misma protección se concederá en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC.
4
Prueba y grado de la prueba
En virtud del artículo 76, apartado 1, del RMC, en todos los asuntos inter partes, corresponde a la parte que se basa en una reivindicación o alegación particular exponer a la Oficina las alegaciones, los hechos y los argumentos necesarios en apoyo de sus pretensiones.
A la hora de aplicar el artículo 8, apartado 4, del RMC una dificultad específica es el grado adecuado de prueba exigido por el Derecho nacional o europeo de que se trate. El artículo 8, apartado 4, del RMC se remite al Derecho nacional (legislación de un Estado miembro) aunque establece sus propios requisitos («europeos») de protección (uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local). La legislación nacional del país en cuyo territorio se reivindica la protección del «signo» determina la existencia del derecho o título, y las condiciones de la protección. Deberá aplicarse el pertinente grado de la prueba (nacional o europea) que corresponda.
Los «hechos» que deben determinarse y probarse son:
HECHOS CRITERIO
Las disposiciones nacionales que ofrecen protección del signo.
Los requisitos para obtener dicha protección.
La existencia de un derecho o título al signo.
Si el derecho ha sido adquirido de forma válida (por ejemplo, mediante el uso, el renombre).
El requisito de protección jurídica (por ejemplo, en caso de uso engañoso, uso de un signo idéntico o similar, riesgo de confusión).
El alcance de la protección (derecho a prohibir el uso, etc.).
Se aplica el criterio «nacional»
El uso en el tráfico económico.
El alcance no es únicamente local.
Se aplica el criterio «europeo» (véase el apartado 3.2 supra).
En todos estos casos, corresponde al oponente la carga de la prueba. Resulta aplicable el principio general del artículo 76, apartado 1, del RMC. El oponente podrá emplear todos los medios de prueba contemplados en el artículo 78, del RMC.
El Derecho de los Estados miembros aplicable en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC será considerado por la Oficina como una cuestión de hecho, que ha de ser acreditada por la parte que invoca al derecho.
De la sentencia «BUD» se desprende que el oponente es responsable de aportar la legislación nacional pertinente y demostrar que podría evitar el uso de la marca posterior, en virtud de dicha legislación:
«A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 4, letra b) [del RMC] establece el requisito de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a dicha disposición, el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
Además, con arreglo al artículo 74, apartado 1 [del RMC], la carga de la prueba de que concurre dicho requisito incumbe al oponente ante la OAMI. En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores invocados en el caso de autos, […] debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate y que, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior».
(Véase la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 188 a 190).
De acuerdo con la sentencia de 05/07/2011, en el asunto C-263/09P, «Elio Fiorucci», es responsabilidad de la parte oponente «presentar a la OAMI no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibir el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinen el contenido de dicha legislación» (apartado 50). Véase asimismo en este sentido la sentencia de 07/05/2013, en el asunto T-579/10, «Makro», apartado 60.
Signo anterior Nº de asunto
«CROWN» R 1182/2011-4
El recurso fue desestimado por lo que al artículo 8, apartado 4, del RMC debido a la falta de fundamentación. El oponente simplemente escribió la indicación «marca no registrada» y marcó todas las casillas de los países del formulario de oposición, aunque no indicó nada más respecto de la correspondiente legislación de cada uno de los Estados miembros de que se trate.
Haciendo referencia a la sentencia «Elio Fiorucci», la Sala de Recurso recordó que mientras que no se le exige al oponente que «demuestre» la existencia del correspondiente Derecho nacional, sí que se le exige que indique de manera precisa las disposiciones de la legislación nacional que invoca como base de la protección del derecho anterior. Solo entonces la Oficina podrá examinar qué tipo de derecho resulta afectado y en qué condiciones está protegido (por ejemplo, si la protección se concede contra el riesgo de confusión) y únicamente después de esto, como un paso posterior, podrá evaluarse si las pruebas satisfacen dichas condiciones legales.
En el caso concreto, no se aportó durante el procedimiento, incluida en la fase de recurso, ninguna declaración respecto de las bases y las condiciones legales del derecho reivindicado de cada uno (o al menos de uno) de los Estados miembros. Lo único que se presentó en este sentido fue una copia de párrafos del artículo 8, apartado 4, de la publicación de la Oficina «Derecho nacional y marca comunitaria», argumentando que no debería demostrar el contenido de dichos párrafos (ni del Derecho nacional que se menciona en los mismos). No obstante, esto resulta irrelevante porque no es necesario que el oponente fundamente lo que podría haberse protegido en teoría, sino si y cómo está protegido el derecho reivindicado (apartados 48 a 50).
La consideración de la prueba de la situación legislativa nacional como una cuestión de hecho por parte de la Oficina coincide con el criterio que aplican los tribunales de los Estados miembros respecto del Derecho extranjero en virtud de sus principios de derecho internacional privado. Además, la Oficina no está en condiciones de determinar de oficio, con suficiente exactitud, cuál es la legislación relativa a los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC en todos los Estados
miembros ni de control las pertinentes modificaciones a la legislación ni la evolución de la jurisprudencia.
Al final de esta Sección de las Directrices, se incluye un cuadro con una visión general con las características fundamentales del Derecho nacional aplicable en los Estados miembros (véase el Cuadro del final del documento), que se incluye en las presentes Directrices solo a efectos informativos.
Por lo tanto, por cuanto se refiere a la prueba de la situación legislativa, el oponente deberá:
aportar una referencia clara de la legislación o jurisprudencia aplicable (el cuadro del final del documento puede ser una ayuda en este sentido). El cuadro no constituye, sin embargo, una fuente jurídica y puede no incluir los últimos avances legislativos, por lo tanto, la otra parte siempre puede impugnar su contenido;
presentar una línea argumental contundente de por qué el oponente puede evitar el uso de la marca impugnada, en virtud del Derecho nacional específico, (apoyado, si procede, por la jurisprudencia y/o la doctrina jurídica). No se considerará suficiente una simple referencia al Derecho nacional, ya que no corresponde a la Oficina realizar la alegación en nombre del oponente.
Cuando la parte oponente se apoya en la jurisprudencia nacional para fundamentar su asunto, debe facilitar a la Oficina la correspondiente jurisprudencia con suficiente detalle (una copia de la resolución impugnada) y no sólo haciendo referencia a una publicación de la doctrina.
CUADRO DE DERECHOS NACIONALES QUE CONSTITUYEN
«DERECHOS ANTERIORES» A EFECTOS DEL ARTÍCULO 8,
APARTADO 4, DEL RMC
Índice1
Benelux ... 36
2
Bulgaria ... 38
3
República Checa ... 39
4
Dinamarca ... 40
5
Alemania ... 41
6
Estonia ... 42
7
Irlanda ... 44
8
Grecia ... 45
9
España ... 47
10 Francia ... 48
11 Croacia ... 49
12 Italia ... 50
13 Chipre ... 51
14 Letonia ... 52
15 Lituania ... 53
16 Hungría ... 53
17 Malta ... 54
18 Austria ... 55
19 Polonia ... 56
20 Portugal ... 57
21 Rumanía ... 59
22 Eslovenia ... 60
23 Eslovaquia ... 61
24 Finlandia ... 62
25 Suecia ... 63
26 Reino Unido ... 64
CUADRO
CUADRO DERECHOS NACIONALES QUE CONSTITUYEN
«DERECHOS ANTERIORES» A EFECTOS DEL ARTÍCULO 8,
APARTADO 4, DEL RMC
1
Benelux
1.1
Marcas no registradas
La Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (CBPI) no reconoce las marcas no registradas.