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Hay tres casos de causales de irregistrabilidad previstos en la norma andina, en los que se da la protección de un derecho de propiedad industrial, sin que se exija como condición el riesgo de confusión, estos son: 1) signos idénticos para identificar productos idénticos (literal a)); 2) marcas notorias y 3) la referencia genérica que se hace en el literal f) a la violación un derecho de propiedad industrial.

7.3.3.1 Signos idénticos para identificar productos idénticos

Tratándose de signos idénticos para identificar los mimos productos o servicios, no habría que acreditar el riesgo de confusión, los únicos extremos que deben ser acreditados son, de una parte la identidad entre los signos y de la otra, el hecho de que se trata de los mismos productos o servicios. En efecto en el Art. 16 de los ADPIC se establece una presunción del riesgo de confusión cuando se trate de “un signo idéntico para bienes o servicios idénticos”. Esta presunción no aparece expresamente incorporada en la normativa andina (se deriva de la interpretación finalista del literal a) del Art. 136), ya que ésta refunde en una sola causal, por un claro error de técnica legislativa, dos situaciones distintas, de una parte el caso de signos idénticos para productos o servicios idénticos –en cuyo caso opera la presunción citada- y el caso de signos similares y/o productos relacionados –donde se requiere la confusión como condición para que opere la causal-. El legislador comunitario europeo por el contrario dividió en dos (literales a) y b) del numeral 1 del Art. 4 de la Primera Directiva y literales a) y b) del numeral 1 del Art. 8 del Reglamento 40/94), estas dos causales de

irregistrabilidad.

En la jurisprudencia del Tribunal Andino se hace una clara distinción entre la aplicación de los criterios a los efectos de establecer la semejanza entre marcas parecidas y el hecho de la identidad entre marcas, en Sentencia dictada en el marco del proceso 82-IP-2002 dijo lo siguiente:

“la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante los mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Ya que la norma en comento crea una presunción de confusión, justo es recocer que la interpretación de la misma debe hacerse de manera restrictiva, lo que genera sin duda alguna dificultades, de una parte por que entendemos por identidad entre los productos y de otra en torno al concepto de identidad entre los signos. Una interpretación estricta, podría llevar a proponer que en atención a la opinión antes mencionada del TAJ, no debe existir diferencia alguna entre los signos comparados, y por ello a proponer que identidad es sinónimo de copia de los signos. Interpretación que no comparto, ya que al momento de analizar la identidad que venimos comentando, debemos recurrir nuevamente al concepto jurídico de consumidor medio, y es a este, al que el signo le debe parecer idéntico, es decir, diferencias menores no tendrán un impacto a los efectos de descartar la identidad.

7.3.3.2. Protección a los signos notorios

La norma andina en la letra h) del artículo 136, prohíbe el registro de los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido. Es claro que la causal cobija tanto el caso de marca notoria como el de otros signos notorios, entre los que podemos enumerar, nombre o enseña, denominación de origen, lema, etc.

En cuanto al criterio del Tribunal Andino sobre la causal de irregistrabilidad por conflicto con una marca notoria anterior, conviene recordar la sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99, en la cual el citado Tribunal sostiene:

“El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido “en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios “será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Como es sabido, el uso intenso de una marca puede desembocar en resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor. Para lo que ahora interesa, basta con destacar que la marca puede ser conocida tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que su

conocimiento se haya extendido a la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada. El Tribunal Andino, en el proceso 1-IP-87, resalta esta distinción:

“…las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” –de especial relevancia en el caso que se analiza – y la “marca renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad”

En otra sentencia dictada en el marco del proceso 2-IP-94, el TAJ sostuvo que:

“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente”.

El concepto de marca notoria resulta de lo previsto en los artículos 224 y 230 y se funda en el criterio del “reconocimiento”, esto es, una marca es notoriamente conocida si es

reconocida como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente. A estos efectos, el artículo 230 considera “sectores pertinentes” el de los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios de que se trate (letra a); el de los participantes en los canales de distribución o comercialización del producto o servicio de que se trate (letra b); y el de los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios de que se trate (letra c).

En el artículo 228 se fijan, con carácter enunciativo, los factores que se han de tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo329, los cuales deben ser tenidos

329

El texto del Art. 228 es el siguiente: “el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca

presente en caso de una oposición. Sea oportuno aclarar que no parece ser la intención del legislador que deben estar presentes todos o varios para poder aceptar la condición de notoria, bastaría la opinión fundada del examinador, basada en uno solo de esos criterios o en varios, para que prospere la defensa prevista en la norma. La pregunta que nos podemos validamente plantear es ¿la marca debe ser considerada notoria donde? a esta pregunta la respuesta del Convenio de París es simple: en el país en el que se invoque protección. Lo anterior se deriva del claro texto de la norma “que la autoridad competente del país del registro o del uso

estimaré ser allí notoriamente conocida”. En igual sentido, pero con un poco menos de claridad, en el caso de los ADPIC donde se dice “notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate” (esta referencia se hace en lo relativo a notoriedad adquirida como consecuencia de la promoción).

El literal h) se limita a exigir que se trate de “un signo distintivo notoriamente conocido” pero no dice donde, lo que ha generado diversas posturas en lo relativo a esta exigencia. La posición más exigente sería aquella que demanda que sea notorio en el país en que se invoque protección (tipo Convenio de Paris), sin embargo, cabe una más flexible en la que se entiende que la notoriedad que amerita protección es aquella que haya ocurrido en cualquier país. La interpretación de la causal prevista en la normativa andina debemos hacerla en conjunto con la definición aportada en el Art. 224, que dice que signo notorio es aquel reconocido como tal “en cualquier país miembro”330.

La norma concede la protección prevista sin exigir que se de una relación entre los productos o servicios, como se deriva de su texto: “cualesquiera que sean los productos o servicios”. Pero al mismo tiempo lo condiciona a la existencia de “un riesgo de confusión con ese tercero, sus producto o servicios”. La confusión respecto del titular se da cuando se trata de un nombre o enseña y respecto de los productos o servicios, se da cuando se trata de marcas. A los efectos de interpretar adecuadamente la norma habría que concluir que ya que no se exige la relación entre los productos, es decir la confusión no cobija este tema sino que se limita a la relación entre los signos comparados, es decir, la confusión derivada de la “….reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción total o parcial…..”. Si se aceptará como válida esta interpretación, la protección dispensada a la marca notoria

protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."

330

sobrepasaría los limites que se encuentran previstos en los tratados multilaterales vigentes (Convenio de parís y los ADPIC), y dejaría sin sentido la segunda parte de la causal, que prevé dos supuestos en los que opera igualmente la protección, ya que estos dos supuestos no agregarían nada a la protección de ya amplia de la primera parte de la norma.

De otra parte, de aceptarse como válida esta interpretación -en el sentido de que la protección se otorga en relación con cualquier tipo de producto, limitando el requisito del riesgo de confusión a la comparación entre los signos-, el efecto sería que la norma andina otorgaría a la marca notoria una protección que se reserva para las marcas renombradas, las cuales se protegen contra su uso respecto de cualquier tipo de producto, sin consideración alguna adicional.

En atención a lo anterior creemos que una interpretación distinta se hace necesaria, por ejemplo, podríamos pensar que el legislador andino cuando dice que la protección se concede en aquellos casos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción total o parcial del signo notorio y respecto de cualquier producto o servicio, pero condicionando la protección a que el “uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación”, considera que esta exigencia –la confusión-, se aplica a ambos temas, es decir tanto a los productos que deberán ser iguales o similares como a los signos que se comparan. Pero al mismo tiempo el legislador prevé una protección para los casos en los que los productos no sean similares, pero limitando tal posibilidad a los dos casos de protección previstos en la causal: de una parte el aprovechamiento injusto y de la otra la dilución.

Estos dos supuestos, de una parte cuando se de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria y de otra cuando se de una dilución de la fuerza distintiva de la marca o de su valor comercial o publicitario. En estos dos casos, es claro que el bien jurídico tutelado no es el consumidor, como ocurre en todos los otros supuestos tendientes a evitar la confusión, por el contrario, lo que se protege es la marca en si, en cuanto bien intangible de propiedad de su titular. Es por ello que a los afectos de la aplicación de estos supuestos no se exige confusión alguna, razón por la cual la protección procede aún cuando no haya relación alguna entre los productos o servicios.

Queda pendiente por definir el sentido de la norma cuando exige que se trate de un signo notorio “de propiedad de un tercero”. Podría pensarse con razón que nada diferente a

que no podrá negársele el registro de su propia marca a un solicitante para otras clases, con el pretexto de la existencia de un impedimento basado en la notoriedad de su signo. Igualmente, significa que quién presente la oposición debe acreditar que es titular del derecho sobre el signo notorio, lo cual se determinará en atención al sistema del país donde el derecho defendido haya nacido.

7.3.3.3 La referencia genérica que se hace en el literal f) a la violación un derecho de propiedad industrial

No son muchos los otros derechos de propiedad industrial que podrían resultar afectados y que no han sido objeto de desarrollo en otras causales, sin embargo, hay uno que sin duda merece atención: los diseños industriales, cuya apariencia externa sea objeto de solicitud de registro como marca por parte de un tercero sin autorización. En estos casos el titular del diseño industrial podrá presentar validamente una oposición al registro de la marca que presente semejanzas con el diseño protegido. El fundamento de la oposición se encontraría en la existencia de la causal de irregistrabilidad y no el contenido del derecho de exclusiva derivado del diseño. El derecho de exclusiva del titular de un diseño conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño y entre los actos de explotación se encuentran los realizados por cualquier tercero que sin el consentimiento del titular “fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

Así las cosas, si alguien quisiera poner en duda que la conducta de quien solicita la marca quede comprendida en el ámbito de protección exclusiva de los diseños, particularmente en lo relativo a incorporen o reproduzcan el diseño, no queda duda que podría estar cobijada por el literal f) como causal de irregistrabilidad.