La Oficina lleva a cabo una comparación fonética cuando ambas marcas pueden ser pronunciadas o tienen un sonido. Por consiguiente, una marca figurativa sin elementos denominativos no puede pronunciarse. Como mucho, su contenido visual o conceptual puede describirse oralmente.
En otras palabras, las marcas exclusivamente figurativas (es decir, aquellas que no contienen elementos denominativos) no son objeto de un examen fonético. El «significado» que la imagen evoca o su «descripción» se examinarán desde una perspectiva visual y conceptual.
A este respecto, la Oficina sigue la jurisprudencia establecida por las sentencias de 07/02/2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, Star within a circle, ECLI:EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, [•], ECLI:EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320714[•], § 45-46. La posición contraria adoptada por el Tribunal en la sentencia de 07/05/2015, T-599/13, GELENKGOLD /
Shape of a tiger, ECLI:EU:T:2015:262, § 65 no puede considerarse una tendencia predominante.
En su resolución de 09/07/2015 en R 863/2011-g, apartado 49, la Sala Ampliada excluyó la posibilidad de una comparación fonética directa de los elementos figurativos, permitiendo una comparación indirecta basada en la descripción o en el significado atribuido a la imagen por el público. Según se explicó anteriormente, la Oficina no lleva a cabo una comparación fonética indirecta, dado que en muchos casos es difícil definir qué descripción atribuirá el público a un elemento figurativo, y a que la comparación basada en esta descripción daría lugar a un resultado subjetivo y arbitrario. Además, si la comparación fonética se basa en una descripción de un elemento figurativo o en su significado, solo repetirá el resultado de la comparación visual o conceptual respectivamente, cuando estos elementos ya han sido evaluados.
En los ejemplos a continuación no pudo realizarse una comparación fonética debido a que las marcas son exclusivamente figurativas:
Signo anterior Signo impugnado Asunto
T-320/14
T-342/12
T-424/10
Además, si uno de los signos tiene elementos que puedan leerse y el otro solo tiene elementos figurativos, ambos signos no pueden compararse fonéticamente de un manera directa. Por ejemplo:
Signo anterior Signo impugnado Asunto
T-364/13
Signo anterior Signo impugnado Asunto
(KUNGFU)
R 0144/2010-2
En cuanto a la pronunciación de elementos figurativos que recuerdan una letra, cabe señalar que el público destinatario suele leer dichos elementos figurativos únicamente si están relacionados con una palabra conocida por dicho público o forman parte de ella, como en los siguientes ejemplos:
Signo anterior Signo impugnado Asunto
OLI SONE B 1 269 549
ROCK T-146/08
En el asunto siguiente, sin embargo, el elemento figurativo no se reconocerá y leerá como «X» y el signo impugnado se leerá como «be light»:
Signo anterior Signo impugnado Asunto
BECKs T-172/12
Por último, aunque las palabras, letras y números siempre deben ser objeto de un examen fonético, algunos símbolos y abreviaturas plantean dudas.
Por ejemplo, el logograma «&» (código de signo) generalmente se lee y pronuncia y, por lo tanto, debe incluirse en la comparación fonética. Sin embargo, la pronunciación de determinados símbolos puede diferir entre distintas lenguas.
Signo anterior Signo impugnado Asunto
DNG
R 160/2010-2
El símbolo «&» se pronunciará en la mayoría de las lenguas de la Unión Europea y se reconoce como la traducción correspondiente a la conjunción «y».
Otro tanto ocurre con el carácter tipográfico @, que en principio se pronuncia. Como es obvio, la pronunciación de determinados símbolos puede variar entre distintas lenguas.
Signo anterior Signo impugnado Asunto
VODAFONE AT HOME
R 138/2010-2 @ se pronuncia como «at» o «arrobas» en el Benelux (§ 21).
En el caso precedente, no puede negarse que una parte del público destinatario -en particular el de habla inglesa- lee el símbolo como «at» y, de este modo, pronuncian la marca como «at home». Por lo tanto, esta posibilidad debe tomarse en cuenta, junto con otras posibilidades, como «a home» o simplemente «home». Como es lógico, el símbolo puede leerse en otras lenguas de una manera distinta (por ejemplo, «arroba» en español y portugués).
Sin embargo, comparemos esto con:
Signo anterior Signo impugnado Asunto
R 719/2010-1 (T-220/11 desestimado, C-524/12 P desestimado).
El símbolo @ será percibido como la letra «a» (al menos) por el público de habla inglesa (§ 25).
El público destinatario puede pronunciar los símbolos «más» (+) y «menos/guion» (-), dependiendo de las circunstancias. El símbolo «menos» puede pronunciarse si se usa en combinación con un número, por ejemplo «-1», pero no se pronuncia si se usa como guion (como en «G-Star»).
En los siguientes ejemplos, el símbolo «+» de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada se pronunciaría como «más».
Signo anterior Signo impugnado Asunto
AirPlus International
T-321/07 (C-216/10 P desestimado)
T-400/06
Los símbolos de divisas (€, $, ₤, etc.) también pueden pronunciarse cuando se lee en voz alta la marca correspondiente. He aquí un ejemplo (ficticio), en el Reino Unido: el signo «₤20» se pronunciaría como «20 libras». Por consiguiente, los signos «₤ 20», «20 libras» y «veinte libras» son fonéticamente idénticos.
Sin embargo, en ocasiones, la forma en que se usan los símbolos -o letras- hace que resulte ilusorio suponer que se leerán y pronunciarán, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un símbolo se repite para crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o no puede leerse con claridad. Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos:
Marca Explicación
T-593/10
En esta marca figurativa se puede leer la letra «B». Por lo tanto, la marca debe evaluarse fonéticamente.
T-593/10
En esta marca figurativa, la letra «B» está tan distorsionada que el Tribunal estableció que, para parte del público, resulta difícil
determinar claramente si se trata de la letra «b» o del número «8».
R 1779/2010-4
Resulta muy difícil determinar la pronunciación del signo. Por ello, una comparación fonética puede arrojar resultados muy
B 1 127 416
En esta marca figurativa, la letra «H» puede leerse y, por lo tanto, debe valorarse fonéticamente.
B 1 127 416
En este signo, la pauta hace que sea poco probable que los consumidores lean una letra «H» (o mejor dicho, varias letras
«H»). Esta marca no puede examinarse fonéticamente.
T-282/12
El Tribunal determinó que, aunque resultan apenas legibles a primera vista, los términos «FREE» y «STYLE» en los dos signos se pronuncian de manera idéntica, con independencia de
la lengua del público en cuestión.
En resumen, el hecho de que un símbolo o letra pueda pronunciarse o no depende del tipo de carácter de que se trate, de la forma en que se representa y de la manera en que se combina con otros elementos del signo.