PRIMERO: Para demandar la nulidad del registro de una marca, conforme al artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a "cualquier persona".
El Juez consultante, deberá verificar que los actores del proceso interno, reúnen las condiciones contenidas en la presente providencia.
SEGUNDO: El inciso segundo del artículo 113 de la Decisión 344 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables.
TERCERO: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los conformados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Al comparar una marca denominativa compuesta y un signo mixto con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. CUARTO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto
MATA RATA GUAYAQUIL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial GUAYAQUIL (mata rata) (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado por los actores de la acción de nulidad, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
QUINTO: El Juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata), teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e)
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 307-IP-2014
Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 128 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador Demandante: PEPSICO INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado ecuatoriano. Nombre Comercial: “ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA” (mixto). Expediente Interno: 17811-2013-2721.
Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 6120-TDCA-DQ de 10 diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-2721.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A. ANTECEDENTES. Partes
Demandante: PEPSICO INC.
Parte contraria: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado.
Tercero interesado: Orangine S.A. Hechos:
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:
1. El 27 de febrero de 1997 Orangine S.A., solicitó el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto), para amparar importación, exportación, comercialización, compra y venta de bebidas gaseosas y no gaseosas.
2. En la Gaceta de la Propiedad Industrial 373, página 215 se publicó el extracto de la solicitud de registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto), presentando observación en su contra Pepsico Inc., sobre la base de sus marcas notoriamente conocidas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta). 3. Mediante resolución 0973027 de 8 de septiembre de 1999, notificada el 20 de los
mismos mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por PEPSICO INC, y conceder el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MAS GRÁFICA (mixta), solicitado por ORANGINE S.A. 4. El 8 de septiembre de 1999 Pespsico Inc. interpuso demanda contenciosa
administrativa, impugnando la Resolución 0973027 de 8 de septiembre de 1999, solicitando que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado mediante el cual el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por PEPSICO INC y concedió el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRAFICA (mixto).
5. Mediante auto de 29 de agosto de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1, suspendió el trámite y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.
6. Pepsico Inc., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
- Alega que: “las marcas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta) son gráfica, visual e ideológicamente semejantes, siendo confundibles a primera vista por su diseño.
- Que es indiscutible la similitud e identidad que causaría el registro del nombre comercial solicitado e induciría al público a error o confusión, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de Pepsico Inc.
- Manifiesta que Pepsico Inc., tiene registradas y vigente en el Ecuador la famosa y notoriamente conocida marca PEPSI y DISEÑO (mixta).
- Afirma que la denominación ORANGINE CHICA MÁS GRAFICA (mixta), solicitada como nombre comercial, no es suficientemente distintiva respecto de las famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta) pues el signo solicitado contiene la gráfica entre las palabras CHICA un círculo conformado por un diseño de barra ondulada horizontal, en cuya mitad se ha colocado la palabra “Orangine”.
- Menciona que Pepsico Inc., tiene registrado como parte de sus famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI Y DISEÑO, el diseño de un círculo conformado también por una barra ondulada horizontal que lo cruza diametralmente, en cuyo interior se encuentra la palabra “Pepsi”.
b. Argumentos de las contestaciones a la demanda contenciosa administrativa.
7. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
- Manifiesta que: “ratifica la resolución 0973027, materia de la impugnación pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.
8. El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal:
- Menciona que examinados los signos en controversia se destaca que entre el nombre comercial solicitado ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) y las marcas registradas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta), se observa que no existen similitudes determinantes, pues son dos denominaciones que se pronuncian y escriben de manera totalmente diferente”.
9. El Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, lo siguiente:
- Afirma que: “de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica de derecho, incumbe a sus presentantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador. Por tanto corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.
10. La empresa Orangine S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
- Alega que la resolución impugnada se ajusta a las exigencias legales y no está viciada de ninguna clase de nulidad.
- Afirma que la resolución está debidamente motivada y con suficientes fundamentos como para rechazar la observación y conceder el título de registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto).
- Manifiesta que el signo ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) de Orangine S.A, es suficientemente distinto respectos de las marcas que observaron su registro. - Menciona que Orangine S.A., tiene registrada la denominación ORANGINE CHICA
(nominativa), para proteger todos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente aguas minerales y gaseosas y no gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas.
- En consecuencia Orangine S.A., tiene ya derechos adquiridos sobre la denominación "ORANGINE CHICA”, y esto permite que pueda poseer registros semejantes, sin incurrir en ninguna prohibición legal.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 84, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 172 y disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se interpretarán únicamente los artículos 83 y 84 de la Decisión 344 por ser aplicables al caso en análisis. Se limitará la interpretación del artículo 83 al literal a) 1.
De oficio se interpretará el artículo 128 de la Decisión 3442. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:
En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:
A. Impedimentos para el registro de un signo como nombre comercial. La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros,
presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)