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Comunidad Andina.

En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se encuentra que la palabra Roco- to significa:

“(De origen quechua). m. Perú. Planta herbá- cea de la familia de las Solanáceas que da un fruto grande, de color rojo, verde o amarillo y muy picante. // 2. Perú. Fruto de esta plan- ta.”

También se ha verificado que gran cantidad de platos gourmet de comida peruana que se vende en el mundo, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina, llevan la palabra rocoto. Por lo anteriormente mencionado, y dado que el signo ROCOTO (denominativo) ampara produc- tos de la clase 29 de la Clasificación Internacio- nal de Niza, es pertinente tratar el tema de las palabras genéricas y de uso común.

La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir, circunstancias que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descripti- vos.

El artículo 135, literal f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos y de esta manera el Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que desig- na el género de los productos o servicios al que

pertenece, como una de sus especies, el pro- ducto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un mono- polio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-2003, publi- cado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2006, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

La dimensión genérica de un signo debe apre- ciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión ge- nérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren sig- nificado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP- 2003, ya citado).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o ser- vicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación ge- nérica, ésta no será lo suficientemente distinti- va en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados pro- ductos o servicios que no tengan relación direc- ta con la expresión que se utiliza.

Se advierte que en el marco del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina pue- den existir diferentes denominaciones para los mismos productos o servicios, como es el caso de patilla (Colombia) – sandía (Ecuador, Bolivia, Perú), aguacate (Colombia, Ecuador) – palta (Perú, Bolivia), o también existir productos que sólo se dan en un País Miembro.

El Tribunal ha sostenido al respecto “Lo anterior no obsta para que estas diferentes denomina-

ciones puedan considerarse como genéricos den- tro de los demás Países Miembros de la Comu- nidad Andina, ya que el comercio entre perso- nas, servicios y bienes es muy fluido en el comercio intrasubregional. Es muy común en- contrar productos de un País Miembro en otro; se pueden encontrar, por ejemplo, productos colombianos en Ecuador que se refieran a la curuba y no al taxo, o productos ecuatorianos en Bolivia que se refieran al taxo y no al tumbo. Además de lo anterior, el intercambio cultural y social entre los pueblos de la subregión es tan rico que es muy común ver novelas o programas televisivos de unos Países Miembros presentán- dose en otros y, sobre todo, es muy común, por este hecho, que las ‘jergas’ o ‘lenguajes loca- les’ se comiencen a entender en los diferentes Países Miembros. A esto hay que sumarle el intercambio educativo, musical, y cultural en todas las esferas, lo que conlleva una reciproci- dad pedagógica en muchos frentes, incluyendo los denominados ‘lenguajes locales’”. (Proceso 97-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1674, de 27 de noviembre de 2008, marca: ROKOTTO). Por lo tanto, la autoridad administrativa o el juez nacional competente, al realizar el examen de registrabilidad de un signo deberá analizar la genericidad de dicho signo sin quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominacio- nes son entendidas o posiblemente introduci- das al lenguaje local, teniendo en cuenta facto- res como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determi- nar si el signo ROCOTO (denominativo) es ge- nérico, de conformidad con las indicaciones an- teriormente anotadas.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consi- dera como una causal de irregistrabilidad mar- caria el hecho de que el signo solicitado esté compuesto únicamente por una palabra común o usual dentro del lenguaje corriente del país. Al respecto el Tribunal ha sostenido que no son registrables como marcas los signos que con- sistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio

no puede servir como marca”. (Proceso 17-IP- 2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO).

Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios den- tro del mercado, sin importar su origen etimológico. Al igual que las palabras genéricas, las comu- nes o usuales deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es común en una cla- se determinada puede no ser común en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Por tal motivo, el análisis debe atender al lenguaje de los sujetos relacionados con los productos o servicios respectivos.

En el caso particular el Juez Consultante, para establecer si el signo ROCOTO (nominativo) es común o usual, debe analizar dicha característi- ca dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéri- cos, factores como el intercambio de produc- tos, servicios y la mencionada reciprocidad cul- tural y, sobre todo, en la fusión gastronómica. 5. Conexión competitiva.

El signo ROCOTO (nominativo) fue concedido para distinguir productos de la Clase 29, mien- tras que los signos BOCATO (mixto y nominati- vo) están registrados para distinguir productos de la Clase 30, por lo tanto, el Tribunal se refe- rirá a la conexión competitiva.

Además de los criterios referidos a la compara- ción entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión com- petitiva y en su caso aplicar los criterios relacio- nados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servi-

cios, la orientación jurisprudencial de este Tri- bunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a esta- blecer o fijar la similitud o la conexión competiti- va entre los productos o servicios, que se sinte- tizan: (i) La inclusión de los productos o servi- cios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos me- dios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. La Autoridad Nacional Competente debe consi- derar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por vir- tud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios iden- tificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servi- cios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distin- tas clases tampoco prueba que sean diferentes. También debe tomar en cuenta la intercam- biabilidad, en el sentido de que los consumido- res estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalida- des, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los pro- ductos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo, debe analizar si la conexión compe- titiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los pro- ductos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difu- sión o publicidad. En tal sentido, si ambos pro- ductos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televi- sión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difu- sión se realiza a través de revistas especializa- das, comunicación directa, boletines o mensa- jes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de con- sumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccio-

nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión y/ o de asociación entre dos marcas, es el llama- do ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de pro- ductos, en quien debe suponerse un conoci- miento y una capacidad de percepción corrien- tes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, mar- ca: DIDA).

En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para regis- tro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un produc- to o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servi- cios pertenezcan a la misma clase del nomen- clátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empre- sarial común.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA