74. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre el signo ALDO MASCONI (denominativo) y la marca registrada ALDO PANETTI (mixta) ambas compuestas por el nombre propio ALDO, por lo que el Juez consultante debe seguir las siguientes pautas que a continuación se detallan y que han sido expresadas dentro del Proceso 50-IP-2015 de 9 de septiembre de 2015.
75. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente:
“Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”4.
76. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.
77. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”.
78. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente,
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo mixto y un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.
Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.
CUARTO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.
En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito
PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 091-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Demandante: Promotora de Café Colombia S.A. (PROCAFECOL). Proceso interno Nº. 2008-00333.
Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 734 de 11 de marzo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00333.
El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno.
Demandante: Promotora de Café Colombia S.A. (PROCAFECOL)
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
Hechos.
1. El 15 de junio de 2007, Promotora de Café Colombia S.A. (en adelante, PROCAFECOL) solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería” de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 578, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
3. El 23 de enero de 2008, mediante Resolución 1263, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 por falta de distintividad intrínseca en relación con dichos productos.
4. El 22 de febrero de 2008, PROCAFECOL presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 1263.
5. El 28 de marzo de 2008, mediante Resolución 9515, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 1263.
6. El 15 de abril de 2008, mediante Resolución 11041, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 1263.
7. El 14 de agosto de 2012, PROCAFECOL interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 11041, 9515 y 1263.
8. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar
ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda.
PROCAFECOL interpuso demanda en la que manifiesta que:
9. Las decisiones contenidas en las Resoluciones 9515 y 11041 no resolvieron el problema planteado en el recurso, cual es el de exigir la especificación del tamaño y del color de la etiqueta, siendo que ésta no es una exigencia contenida en la norma andina, ni en ninguna otra norma nacional. Resulta evidente la omisión de los argumentos esbozados en el recurso, que al referirse al requisito de la distintividad hace alusión a lemas comerciales y no a marcas.
10. En ningún momento la norma andina establece que para que dicha combinación de líneas sea considerada como marca es necesario que goce de un tamaño o color específico, ni que la combinación tenga un grado de complejidad específico, toda vez que semejantes particularidades no son determinantes para establecer si la marca es apta para distinguir productos o si es susceptible de representación gráfica.
11. La SIC considera que la marca no es intrínsecamente distintiva porque no se especificó el tamaño y otras características de la figura presentada y que tampoco es distintiva por cuanto no se lograría relacionar su origen empresarial. Ello evidencia que la SIC no sólo contradice el artículo 134 de la Decisión 486, sino que además omite analizar si el signo solicitado es simplemente diferente de los productos a amparar, para determinar si cumple con el requisito de distintividad intrínseca y no con la identificación del origen empresarial.
12. El signo solicitado se diferencia del producto y/o su envoltura, por cuanto de la descripción brindada por la SIC se puede concluir que consiste en una combinación de líneas expuestas en un contorno, cuyo interior, del centro hacia abajo, contiene la figura de un cuadrado que se une a los costados por dos cintas. En consecuencia, dicho signo reflejará el origen empresarial del producto, de manera que el consumidor al encontrarse ante el mismo empaque, con las mismas líneas, con independencia de sus colores o de su tamaño, asociará el producto al mismo origen empresarial.
Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que:
13. El signo solicitado para el registro ante la SIC se compone de un conjunto de trazos delimitados en una figura geométrica, conformada por un rectángulo de gran tamaño, dentro del cual se encuentran dos rectángulos pequeños que colindan con un cuadrado, sin que se reivindique ningún color determinado o se incluyan elementos individualizadores que no le confieran al signo la distintividad que se requiere para ser registrado como marca.
14. En consecuencia, el signo solicitado no cumple con los fundamentos exigidos en la norma comunitaria. Por lo tanto, la marca FIGURATIVA solicitada para distinguir productos de la Clase 30 resulta irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 como lo expuso la SIC como fundamento de los actos administrativos acusados.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
15. Que, los artículos 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
16. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
17. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
- Solicitados: 134 literales b) y f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.
- De oficio: 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 2. Marcas figurativas. Envolturas y empaques.
3. Examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio.
1. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE