Original Contributions

En este supuesto, la marca principal del presente trabajo se encuentra funcionando de forma activa desde hace un tiempo y, en el último año, ha empezado a tener éxito y cierta relevancia en el sector, aunque por posponer la regularización de la misma en el registro de marcas ésta aún no se encuentra registrada.

Para el caso, nuevamente Laura, que había sido trabajadora de Martina

Maresme Coaching y que ya no trabaja en la empresa, se da cuenta del éxito

que está teniendo su antigua jefa y es entonces cuando recuerda que, en el momento de empezar la actividad y posteriormente, la marca no se encontraba debidamente registrada. En ese sentido, Laura decide encargar un estudio de disponibilidad de la marca para conocer si ya se encuentra registrada y, ante el resultado negativo del informe, procede a iniciar los trámites para registrarla en el territorio nacional. La única motivación que tiene la extrabajadora es la de prevaricar con la misma ante la creadora de la marca o, si ésta no cede, malmeter en la actividad de la misma obstaculizando su actividad a la lícita creadora.

Una vez ha conseguido registrar la marca Martina Maresme Coaching con éxito,

habiendo cumplido a priori y de manera fraudulenta con todos los requisitos

exigidos por el legislador, Laura se ha puesto en contacto con nuestra clienta y le ha informado de su proceder. A cambio de cesar en la actividad y cederle a Montserrat, la legítima creadora de la marca, los derechos sobre su registro le ha pedido a nuestra clienta una cierta cantidad de dinero.

Ante la negativa de nuestra clienta a colaborar en este agravio, la misma se pone

en contacto con nosotros para obligar a que Laura cese en su actividad. Para

conseguirlo, nuestro cometido en este caso será el de demostrar la mala fe para que se anule el registro (nulidad) e incluso la posibilidad que se ceda el mismo a Montserrat, la legítima creadora de la marca.

Debemos partir de la premisa de que quien decide solicitar el registro de la marca que ya era usada por su “propietario”, conoce su existencia y su uso por un tercero. Ese conocimiento se debe a la existencia de una relación previa con la

31 marca y con su creador (en este caso una relación laboral, al haber trabajado Laura para la marca de nuestra clienta en el pasado).

En el presente caso, Laura, que conocía de la falta de registro de la marca Martina Maresme Coaching, procede a iniciar el proceso de registro de la marca en España, con ánimo revanchista y con el objeto de perjudicar a su exjefa. Su finalidad ha sido la de realizar extorsión a Montserrat a cambio de una suma de

dinero. Al no haber cedido ésta, Lauraha pensado que como mínimo podrá con

ello entorpecer la actividad de su legítima creadora.

Recurriendo a jurisprudencia relacionada con la mala fe en el registro de marcas, nos encontramos, por ejemplo, con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 12 de julio de 2013 (SAP 260/2013). La misma establece estimación de las pretensiones de la parte actora ante una situación similar a la que nos acontece. Para su motivación establece que:

“El Derecho marcario no tiene por misión tratar de proteger al más rápido o al menos despierto, sino que los derechos deben ejercitarse de conformidad con el sistema establecido y no bajo conductas fraudulentas que violan deberes legales o contractuales orientados al aprovechamiento sin consentimiento del que ya usaba extrarregistralmente y con éxito el signo marcario, para, a través de ésta estrategia, lograr apoderarse en su momento del prestigio o implantación alcanzado con la marca”.

También resulta interesante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 18 de Mayo de 2001. En ella el tribunal establece:

“Conviene incidir que en el Derecho español la propiedad industrial no se crea o constituye con la inscripción del derecho en el registro, sino que la adquieren los interesados por sí mismos, mediante el uso, o el hecho de la creación, la invención o el descubrimiento. De modo que el verdadero propietario del signo es el usuario extrarregistral y no quien posteriormente acude a inscribir en el Registro, prevaleciendo el uso extrarregistral anterior sobre el mentado posterior concesionario registral”.

Éste sería el caso que nos compete. Martina Maresme Coaching hace tiempo que está funcionando con gran éxito, y ello ha ocasionado que se haya convertido en una marca notoria en su sector. Todo aquél que pertenece al

32 sector ha oído hablar de la marca y de su despunte. Incluso en sectores de

relevancia para la marca por ser parte del público o target de ésta, se está

poniendo de moda acudir a los servicios de la marca de nuestra clienta.

Pues bien, toda esta actividad desarrollada a lo largo de los últimos tiempos, que ha dado los resultados que hemos apreciado, comportan que el verdadero propietario del signo es el extrarregistral, es decir, nuestra clienta Montserrat, y no Laura, que sería quien acude a inscribir la marca en el registro, motivada por la mala fe.

Para poder recurrir a la nulidad de la marca solicitada de mala fe, nos basaremos en lo establecido en nuestra Ley de Marcas. La misma contempla esta figura en su art. 51.1.b), que establece:

“El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: […]

b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe” (LM 17/2001, de 7 de diciembre).

Esta acción puede ser ejercitada por cualquier persona con interés legítimo (art. 59 LM) y es imprescriptible.

“59. La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada:

a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo” (LM 17/2001, de 7 de diciembre).

Ante dicha casuística, también cabría la posibilidad de impugnar dicho registro fraudulento de marca por medio de acción reivindicatoria (art. 2 de la Ley de Marcas). Pero, en este caso, no nos interesa el uso de dicho instrumento, al ser más propio del derecho civil; y sí nos interesa la nulidad de marca solicitada de mala fe, al ser un instrumento propio del derecho de marca.

33 Como punto fundamental para nuestro cometido está la cuestión de probar la mala fe de quien registró la marca en su momento. Ello responde a la incorporación a nuestra Ley de Marcas, del Art. 3.2.d) de la Directiva 89/104/CEE derogada y codificada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de Octubre de 2008 relativa a aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En ella se establece que:

“Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o si está registrada que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante”.

Como ya se ha indicado, existe el problema que en nuestra Ley de Marcas no existe una definición que indique en que consiste la mala fe. Es un concepto jurídico indeterminado que ha pretendido ser delimitado por la doctrina y la jurisprudencia. La Resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo del año 2000 que se ha podido ver en el apartado anterior sería una de estas aproximaciones.

Existen también sentencias que nos aproximan una posible definición, son las Sentencias del TS de 7 de octubre de 2000, de 22 de noviembre de 2001 y de 25 de enero de 2007, que establecen, en síntesis, en considerar mala fe:

“El conocimiento de la titularidad de la marca ajena y el registro a sabiendas de ello o el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible y vicia por ello un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza”.

El propio legislador reconoce en la exposición de motivos la razón por la que decide introducir la mala fe como causa de nulidad absoluta. Se trata de, en sus

propias palabras, “atemperar” el automatismo formal del nacimiento del derecho

de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral. En este sentido, Begoña Ribera establece que “con este principio se introduce un correctivo a la rigidez y automatismo del sistema de adquisición registral de la marca, con el propósito de hacer prevalecer como titular de la marca a quien ostente un mejor derecho a ella”. (Moreno, 2017, pp. 367)

34 No podemos olvidar que para el legislador la mala fe no se limita tan sólo al inicio del proceso, sino que ésta puede darse a lo largo del procedimiento de concesión de la marca:

“La doctrina admite esta interpretación generosa del art. 51.1.b), pues de lo contrario, el precepto solo contemplaría la actuación de mala fe en el momento en que se deposita la solicitud y no cubriría los casos en que el solicitante actúe de mala fe cuando formula alegaciones para rebatir las objeciones del examinador, lo cual nos llevaría a resultados injustos, pues se estaría premiando el fraude y la astucia del solicitante”. (Moreno, 2017, pp. 367)

En este supuesto práctico para empezar, nuevamente en calidad de abogados de Montserrat¸ nos pondremos en contacto con Laura mediante un escrito extrajudicial. La finalidad del mismo será informarle de la naturaleza de su acción con respecto la marca y pedirle de manera clara y expresa que cese en su actividad infractora. Para ello, haremos referencia en nuestro escrito a los artículos de la Ley de Marcas que recogen sus acciones y que suponen una grave infracción y que justifican nuestra posibilidad de conseguir la nulidad del registro. Le indicaremos, además, que estaremos en condiciones de exigirle una sustanciosa indemnización por todo lo realizado hasta el momento si decide continuar con la infracción.

Para terminar, le ofreceremos la posibilidad de solventar el asunto de manera extrajudicial y en interés de todos, indicándole que la vía seria mediante la cesión

de la marca Martina Maresme Coachinga Montserrat, su legítima creadora. Así

lo prevé el art. 46 de la Ley de Marcas, al dar la posibilidad de ceder la titularidad y el pleno dominio de la marca, dejando por escrito la cesión de la misma. La cesión la realizaríamos por medio de un contrato entre ambas partes estableciendo explícitamente las condiciones del mismo, o por medio de escritura pública, ofreciéndole a Laura las dos posibilidades. Posteriormente procederíamos a inscribir dicha cesión a la oficina española de patentes y marcas (OEPM), cumplimentando los formularios de rigor.

En caso de que Laurano quisiera acceder a la vía extrajudicial, procederíamos

a establecer una demanda contra ella, solicitando la nulidad de marca por mala fe, en base a los artículos 51.1.b) y 59 de la Ley de Marcas. Además,

35 estableceríamos también una acción de indemnización por los posibles beneficios que pudiera obtener como titular de la marca, hasta su nulidad.

Como ya se ha dicho, la base de dicha demanda es la demostración de la mala

fe por parte de Laura. Para ello, fundamentaríamos nuestra pretensión con:

o Los correos electrónicos de la excolaboradora solicitando la suma de

dinero a cambio de la marca.

o Copia de la inscripción en el registro mercantil como Sociedad Limitada

en su momento hace años con el mismo nombre que la marca, de la empresa Martin Maresme Coaching, S.L.

o Captura de la página web y del blog de la marca con cierta antigüedad

demostrando que ya hace tiempo que la misma tiene actividad.

o Contrato laboral que en su momento tuvo la excolaboradora con la marca

(punto que reforzaría lo indicado en que “el conocimiento de la titularidad

ajena de una marca, y el registro a sabiendas de ello”).

El resultado de esperar sería la estimación de dichanulidad de marca por mala

fe, para que posteriormente la clienta pueda solicitar el registro lícito de su marca sin que haya ningún problema.

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