2.1 Bayesian Networks
2.1.2 Reasoning in Bayesian Networks
El arto. 4 de la Política ICANN establece los elementos que el demandante debe acreditar a efectos de obtener la transferencia en su favor del nombre de dominio en cuestión.207En ese artículo, el reclamante se encuentra con tres requisitos o condiciones que deberán apreciarse acumulativamente para determinar la existencia de un registro abusivo de un nombre de dominio en detrimento de la marca de un tercero.208
a. El carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca sobre la que el demandante tenga derechos.
En el primer caso, el primer elemento a tener en cuenta es la identidad o similitud entre el nombre de dominio en cuestión y una marca de la que el demandante sea titular, elemento que, a su vez se divide en dos requisitos:
1) La existencia de una marca209.
2) Su identidad o similitud con el nombre de dominio en cuestión.
207 a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo
obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:
i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos.
208 DAVARA expresa que los aspectos señalados se deberán demostrar por parte del demandante. Si ése es
capaz de probar uno solo de ellos, el nombre de dominio seguirá siendo utilizado por el demandado. Vid. DAVARA & MICROSOFT. Comercio electrónico. Pág.: 134.
209 AGUSTINOY señala que en lo que respecta al concepto de marcas ha sido interpretado de acuerdo con el
enfoque dado por los tratados establecidos a este respecto, entre los que cabe destacar Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, y el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas. En la redacción de la Política se habla simplemente de “marca”, sin hacer referencia a la necesidad de que la misma haya sido inscrita ante un organismo nacional competente a tales efectos. En esta definición tan genérica se plantea una serie de dudas que pueden tener bastante importancia a efectos de entablar un procedimiento conforme a la Política. Vid. AGUSTINOY GUILAYN. Régimen jurídico de los nombres dominios. Pág.: 130
Una primera cuestión que se plantea es cómo puede reclamarse un nombre de dominio de Internet, que por naturaleza tiene un carácter esencialmente deslocalizado e internacional, invocando la titularidad de una marca registrada simplemente a nivel nacional.
Las decisiones derivadas de la Política han interpretado, que aún con la efectiva deslocalización de los nombres de dominio se puede permitir el acceso remoto a recursos de todos o casi todos los países del mundo, y la demostración de la titularidad de una marca registrada válidamente a nivel nacional, es suficiente para acreditar el primer elemento requerido por el artículo 4 (a) de la Política.
Por otra parte, la Política establece que el demandante deberá acreditar la titularidad de una marca, sin hacer mención alguna a la necesidad de haberla registrado ante la correspondiente oficina nacional.210
Este primer elemento requiere a su vez, que el dominio sea idéntico o confusamente similar a la marca afectada. Se ha interpretado que la identidad debe evaluarse respecto al nombre de dominio de segundo nivel, sin tener en cuenta la partícula correspondiente al dominio de primer nivel. (.com, por ejemplo).
Pero sin duda, la característica central de esta primera condición de aplicación de la Política, está en el requisito de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la
marca del demandante parece única y exclusivamente en abstracto, esto es, dejando al
margen no sólo la relación de igualdad o similitud entre los productos o servicios distinguidos por la marca, y las prestaciones o actividades contenidas en el sitio localizado
210 En este sentido, las decisiones derivadas de la Política han adoptado una interpretación amplia del
concepto de “marca”, amplitud que se deriva de la voluntad de proteger las denominaciones o signos distintivos no- registrables que se explotan como marcas. Como afirma BENDAÑA GUERRERO el arto. 85 de nuestra Ley de Marcas la protección de los signos distintivos que se usaren como nombres de dominio, solo abarca los notoriamente conocidos, sin embargo, se debe considerar una ampliación de ese protección a aquellos signos que no fueren notorios, ya que también están protegidos de acuerdo a lo establecido en el arto. 26 de la Ley. Vid. BENDAÑA GUERRERO. Curso de la propiedad intelectual e industrial. Pág.: 66
por el dominio, sino también en el desarrollo mismo de sus funciones distintivas reales por el dominio.211
b. La ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio.
El segundo de los requisitos de aplicación de la Política, previsto en el parágrafo 4 a) ii, consiste en que el demandante pruebe que el demandado carece de intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Y es aquí donde se permite la intervención del demandado, titular de la marca idéntica o similar a su dominio, y probar la concurrencia de un interés legítimo sobre el mismo.
Para ello, el párrafo 4 c) de la Política ICANN aporta una serie de criterios que pueden servir de base al titular del dominio para demostrar de que pueda recurrir a otras pruebas o factores que sirvan al mismo fin.212
Por tanto, con base a lo expuesto anteriormente, en las circunstancias que sirven como referencia para demostrar la existencia de un interés legítimo, se percibe siempre la sombra de la buena o la mala fe, como factor determinante que tendrá que enjuiciarse de forma conjunta para determinar la concurrencia de un interés verdaderamente legítimo.
211 En la Política ICANN, el juicio de identidad o semejanza en abstracto se hace única y exclusivamente
sobre la configuración misma del dominio y de la marca en conflicto, ignorando por completo la utilización real o no del dominio para identificar y distinguir bienes y servicios en el sitio web correspondiente, y en su caso, la comparación entre dominio y marca se hará ignorando el contenido mismo del web o sitio en línea localizado por el dominio. Vid. CARBAJO CASCON. Conflictos entre signos distintivos y nombres de
dominio. Pág.: 268
212 El párrafo 4 inciso c establece las circunstancias, en las cuales el demandado se deberá apoyar para
demostrar su interés legítimo:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
ii) usted (en calidad de particular, empresa o otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En lo que respecta, los dos primeros elementos enunciados por el mencionado artículo, se desdoblan en los siguientes requerimientos: en primer lugar, el demandado con anterioridad a la presentación de la demanda, debe haberse servido del nombre de dominio para la preparación o el desarrollo de actividades comerciales de buena fe, y, en segundo lugar, la inclusión de la marca en el nombre de dominio no debe producir confusión o enriquecimiento de mala fe a favor del registrante.213
En relación con esta problemática, se ha planteado la legalidad de que una empresa licenciataria de una marca de la que es titular otra compañía, a través del correspondiente contrato de distribución o de franquicia, registre un nombre de dominio en el que se incluya dicha marca, para ofrecer los productos o servicios prestados a través de la mencionada marca.
En tal caso, se ha considerado que este uso de la marca deberá evaluarse a la luz de lo dispuesto en el contrato de licencia de la misma, como de la actuación de ambas partes.214 Si el titular de la marca no se ha opuesto, en un plazo razonable del licenciatario, y dicho dominio se utiliza de forma que beneficia a los intereses de la titular de la marca, se ha interpretado que en este caso no puede considerarse que haya una actuación contraria a la Política ICANN.215
c. La existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio por parte del demandado.
Este tercer elemento obliga al demandante a demostrar la abstracta formulación de la mala fe del registrante del dominio, tanto al momento de su registro como durante su posterior uso.
213 COUSIDO GONZALEZ. Derecho de la comunicación en Internet. Pág.: 202 214 AGUSTINOY GUILAYN. Régimen jurídico de los nombres de dominio. Pág.: 136.
215 Los paneles que hasta el momento se han ocupado de estos asuntos coinciden en reconocer un interés
legitimo en el demandado titular del dominio por el hecho de estar legitimados por un contrato de distribución para utilizar ese signo en el tráfico, constituyendo en algunas ocasiones (la franquicia) no sólo un derecho, sino una obligación, al estar prohibido usar cualquier otro signo en el desarrollo de la actividad. Vid. CARBAJO CASCON. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio. Pág.: 278.
La Política ICANN no aporta una definición de qué deba entenderse por mala fe como tampoco aporta una definición de interés legítimo. Pero tampoco puede decirse, en ambos casos, que constituya un grave defecto de la Política.
Serán por tanto, los grupos de expertos los que tengan que establecer para cada caso concreto qué se entiende por registro y uso de mala fe de un nombre de dominio, sentando precedentes susceptibles de ser acogidos en situaciones posteriores similares.
Con respecto al concepto de mala fe, la Política ICANN ha ido más allá que las normas estatales e internacionales, aportando una serie de criterios que, entre otros, servirán a los paneles de expertos para identificar situaciones específicas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio. En concreto el párrafo 4 b) de la Política ICANN dispone que las circunstancias constituirán prueba de mala fe del demandado216.
Este inciso no contempla expresamente entre la lista de comportamientos o circunstancias suficientes, para presumir la existencia de un registro, y uso de mala fe del nombre de dominio, aquellos casos en que la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca ajena no conlleva un riesgo de confusión o asociación entre las prestaciones distinguidas, con la marca y el contenido del sitio localizado por el dominio, sino un aprovechamiento o perjuicio de la reputación ajena, por el hecho de utilizar como nombre
216 i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a su fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio de línea.
de dominio el signo distintivo notorio o renombrado de un tercero, para distinguir productos o servicios totalmente distintos.217
Tampoco se mencionan los casos muy frecuentes de registro y posesión totalmente pasiva de un nombre de dominio idéntico a la marca de un tercero, esto es sin realizar actividad alguna, pero sin iniciar tampoco contactos para la cesión del dominio. En estos supuestos, la mayoría de los paneles consideran que la completa falta de uso del nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe, pues el demandado no podía ignorar cuando registró su dominio que con ello estaría obstaculizando la posición de un tercero, se estaría incumpliendo así con la declaración registral según la cual el demandado, a su leal saber y entender, no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero.
En suma, la apreciación de mala fe en el titular del dominio constituye el elemento central que ilumina el conjunto de la Política ICANN y del procedimiento administrativo obligatorio, dejándose en las manos de los expertos el apreciar circunstancias distintas a las establecidas con carácter orientativo en el parágrafo 4 b) de la Política ICANN..
3. Procedimiento para la resolución de controversias en materia de nombres de