Chapter 2 : Valuation effects of external financing decisions
2.4 Timing of security issues
3.182. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI), entidad dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), tiene la competencia exclusiva sobre la administración, la protección y el diseño de políticas públicas en materia de la propiedad industrial en el Uruguay. La DNPI lleva los registros de las patentes, marcas y denominaciones de origen y resuelve sobre las anulaciones, los recursos administrativos y las oposiciones presentadas en virtud de dichos registros.
3.183. El cuadro 3.23 proporciona un resumen de la actividad de registro de las principales categorías de propiedad industrial en el período 2012-2017. En el caso de las patentes, la diferencia entre solicitudes y concesiones se relaciona en parte con los tiempos de pendencia relativos a los exámenes de solicitud de patentes.
154 Ley Nº 19.292 de 16 de diciembre de 2014.
155 Una organización habilitada es toda aquella que esté integrada por al menos cinco productores
agropecuarios, de los cuales como mínimo el 70% deben ser productores familiares agropecuarios y/o pescadores artesanales. Los productores familiares agropecuarios deben tener empresas registradas en la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (artículo 5 de la Ley Nº 19.292 de 16 de diciembre de 2014).
156 Compra centralizada se refiere a aquella por medio de la cual un organismo contrata por cuenta y
orden de otros organismos, siendo estos últimos los que requieren los productos o los servicios. La compra descentralizada es la compra que el organismo realiza para su propio abastecimiento.
157 Artículo 4 del Decreto Nº 86/015 de 27 de febrero de 2015.
158 Ley de Derechos de Autor Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937 (y su modificación por medio de la
Ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003), Ley de Marcas Nº 17.011 de 25 de septiembre de 1998, y Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales de 2 de septiembre de 1999.
159 Las modificaciones fueron realizadas por la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013 y Ley N° 19.355
de 19 de diciembre de 2015.
160 La lista completa de acuerdos puede consultarse en el documento de la OMC WT/TPR/S/263/Rev.1
de 9 de mayo de 2012.
161 Tratado para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual
Cuadro 3.23 Indicadores relativos a la propiedad industrial, 2012-2017
Residentes No residentes Total
Patentes Solicitadas Concedidas 175 19 3.520 111 3.695 130 Modelos de utilidad Solicitados Concedidos 189 64 65 22 254 86 Diseños industriales Solicitados Concedidos 96 66 386 295 482 361
Esquemas de trazado de circuitos integrados Solicitados Concedidos 0 0 0 0 0 0 Marcas Solicitadas Concedidas 13.311 12.867 20.801 20.928 39.112 33.795 Denominaciones de origen Solicitadas Concedidas 0 0 13 1 13 1
Fuente: Información proporcionada por las autoridades. 3.3.7.1.1 Patentes y modelos de utilidad
3.184. La Ley de Patentes y su reglamento (Decreto Nº 11/000) regulan las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.162 Pueden ser titulares de patentes las personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras. La Ley garantiza el trato nacional y el derecho de prioridad en virtud de los tratados internacionales sobre patentes ratificados por el Uruguay. De no existir un tratado, los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, sin embargo, se puede limitar el trato nacional a los países que concedan reciprocidad de trato en esta materia al Uruguay.
3.185. La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin previa autorización, fabriquen un producto o utilicen un procedimiento protegido por la patente (cuadro A3.8). Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente son transferibles total o parcialmente. Los derechos patrimoniales derivados de una invención realizada en cumplimiento de un contrato de trabajo, obra o servicio cuyo objeto sea la investigación, pertenecen al empleador. Sin embargo, el empleador y el empleado pueden disponer lo contrario.163
3.186. Para obtener una patente se requiere una inscripción en el registro correspondiente, mediante la presentación de una solicitud ante la DNPI.164 Una vez presentada la solicitud y realizado el examen formal de la solicitud de la patente, se publica en el Boletín de Propiedad Industrial, transcurridos 18 meses de haberse presentado la solicitud. La publicación puede anticiparse a petición del interesado. A partir de la publicación, se dispone de 60 días para que terceros puedan objetar. Después de este período la DNPI realiza un examen de fondo (sustantivo) y remite al solicitante sus observaciones o le pide documentación adicional. El solicitante tiene 90 días para cumplir. Este plazo puede prorrogarse a petición del interesado o si surgieran nuevos elementos. Una vez cumplidos todos los trámites y requisitos, la DNPI otorga o deniega la patente. El procedimiento es similar para otorgarle protección a los modelos de utilidad y a los diseños industriales, excepto en cuanto al plazo de publicación en el Boletín para los diseños industriales, que es de 12 meses. A inicios de 2015 la duración promedio para otorgar una patente era de 14 años; en 2017 este promedio era de 10 años.
3.187. Existen limitaciones al ejercicio de los derechos derivados de la obtención de una patente. El titular no puede hacer valer sus derechos, entre otros casos, cuando la invención protegida se utilice para la enseñanza o investigación, para llevar a cabo experimentos o para la preparación de
162 Ley Nº 17.164 (Ley de Patentes) de 29 de septiembre de 1999 y Decreto Nº11/000 de 13 de enero
de 2000.
163 Artículo 18, Ley de Patentes.
164 El artículo 22 de la Ley de Patentes contiene la lista de documentos requeridos para presentar la
medicamentos recetados para uso médico individual.165 La Ley de Patentes estipula el uso del principio de agotamiento internacional de los derechos.166 Las importaciones paralelas están permitidas en el Uruguay.
3.188. El titular de la patente puede conceder licencias (convencionales) para la explotación del bien o procedimiento protegido. No es necesario que la licencia sea exclusiva, por lo tanto, el titular puede conceder varias licencias de una misma patente a distintos interesados. Las licencias son intransferibles y el titular de la licencia no puede a su vez otorgar licencias. La ley prohíbe que el titular de una patente le imponga cláusulas o condiciones al titular de una licencia que distorsionen o produzcan un efecto negativo en la competencia.167
3.189. La Ley de Patentes prevé la posibilidad de otorgar licencias obligatorias sin autorización del titular en ciertos casos específicos (cuadro 3.24). Las licencias obligatorias son otorgadas por resolución de la DNPI; su alcance y duración se definen en función de los fines para las que se otorguen. Todas las licencias (convencionales), ofertas de licencias, licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular deben ser debidamente inscritos en el registro de la DNPI.168 Durante el período objeto de examen no se otorgaron licencias obligatorias.
Cuadro 3.24 Licencias obligatorias
Factores Causas específicas Condiciones especiales
Falta de explotación (artículo 54)
Invención no explotada; ausencia de
preparativos para la explotación; interrupción de la explotación durante más de un año
Invención no explotada durante tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la solicitud de patente (el plazo que expire más tarde)
Razones de interés público (artículos 55-59)
Interés general; defensa o seguridad
nacional; promoción del desarrollo económico, social y tecnológico; emergencia sanitaria; falta o insuficiencia de abastecimiento comercial para cubrir las necesidades del mercado interno
Se requiere una resolución del Poder Ejecutivo que declare la existencia de interés público
Prácticas anticompetitivas (artículos 60-63)
Fijación de precios comparativamente excesivos en comparación con el promedio en el mercado internacional; oferta del mismo producto para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos, según determinación de la autoridad de competencia, por el titular; negativa a abastecer adecuadamente el mercado local en condiciones comerciales razonables
Requieren una declaración de práctica anticompetitiva emitida por la autoridad administrativa o judicial competente
Otros Imposibilidad de obtener una licencia en
condiciones comercialmente razonables y adecuadas, dentro de los 90 días siguientes a su requerimiento
Se requiere poseer una estructura empresarial que permita contribuir adecuadamente al desarrollo del mercado local
Patentes dependientes (artículos 69-70)
Invención o modelo de utilidad protegido no
explotable sin infringir una patente anterior La nueva invención debe suponer un avance técnico significativo con respecto
a la invención patentada anteriormente Fuente: Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.
3.3.7.1.2 Esquemas de trazados de los circuitos integrados
3.190. El Uruguay no cuenta con normativa nacional específica que regule la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Estos pueden protegerse mediante patentes de invención o diseños industriales. Además, se pueden proteger según lo estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, ya que este es parte integral de la legislación uruguaya.169
165 Artículo 39, Ley de Patentes.
166 Artículo 40, Ley de Patentes.
167 Artículo 52, Ley de Patentes.
168 Artículo 110, Ley de Patentes.
3.3.7.1.3 Marcas de fábrica o de comercio
3.191. La Ley de Marcas y su reglamento (Decreto Nº 34/999) regulan el procedimiento para inscribir marcas, marcas colectivas e indicaciones geográficas y los derechos que otorga el registro.170
3.192. En principio, la inscripción en el Registro de Marcas de la DNPI confiere el derecho a la marca en el Uruguay, sin embargo, se protegen las marcas notorias y renombradas y aquellas en uso que aún no estén registradas. Para registrar una marca debe presentarse una solicitud acompañada de la documentación requerida y pagarse la tasa correspondiente.171 Una vez presentada la solicitud, la DNPI publica un extracto de la misma en el Boletín de Propiedad Industrial y se dan 30 días para que terceros puedan objetar. Después de la publicación, la DNPI realiza un examen de forma y un examen de fondo (sustantivo).172 De no haber objeciones de parte de terceros o de oficio, la DNPI resuelve concediendo o denegando la marca, y previo pago de las tasas expide el título respectivo. La Ley de Marcas estipula el principio de agotamiento internacional de los derechos.173
3.193. A partir de 2013, el uso de la marca es obligatorio para mantener los derechos que su registro otorga. Anteriormente su uso era facultativo; éste ha sido el principal cambio durante el período examinado.174 El registro de una marca puede cancelarse a petición de un tercero (titular de un interés directo, personal y legítimo) cuando esta no haya sido utilizada por más de cinco años consecutivos. Le corresponde al titular probar que está utilizando la marca.
3.3.7.1.4 Indicaciones geográficas
3.194. El Uruguay protege las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen (DO). Las indicaciones de procedencia están protegidas indefinidamente sin necesidad de ser registradas. El uso de las indicaciones de procedencia está reservado a los productores y proveedores de servicios establecidos en la zona o localidad objeto de la protección.175 Las indicaciones geográficas (IG) y las denominaciones de origen protegen la utilización del origen de un país, ciudad, región o localidad para designar un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.176 Las denominaciones de origen requieren estar inscritas en el Registro de Denominaciones de Origen de la DNPI para ser protegidas. La inscripción otorga protección por tiempo indefinido. La solicitud puede realizarse de manera individual o colectiva por un grupo de interesados. La utilización de una IG o una DO está sujeta a que se cumplan requisitos de calidad específicos. Los extranjeros, ya sean entidades públicas o privadas, pueden registrar denominaciones de origen extranjeras en la DNPI de conformidad con la normativa nacional y los tratados suscritos por el Uruguay. En materia vitivinícola, la solicitud de inscripción en el registro de denominación de origen requiere una certificación previa del Instituto Nacional de Viticultura.177
3.3.7.1.5 Variedades vegetales
3.195. La Ley de Semillas de 1997 rige la protección de las variedades vegetales y regula además la obtención, producción, comercialización y exportación de las semillas y creaciones fitogenéticas.178 Esta normativa no ha presentado cambios desde el último examen. El Uruguay es signatario del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). 3.196. Para obtener protección, una variedad vegetal debe estar inscrita en el Registro Nacional de Cultivares, administrado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE). La variedad que se
170 Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Nº 34/999 de 3 de febrero de 1999.
171 Artículo 2, Reglamento de la Ley de Marcas.
172 Artículos 6 y siguientes, Reglamento de la Ley de Marcas.
173 Artículo 12, Ley de Marcas.
174 Artículo 19 de la Ley de Marcas, modificado por el artículo 187 de la Ley Nº 19.149 (Ley de Rendición
de Cuentas de 2013) de 24 de octubre de 2013.
175 Artículos 73 y siguientes, Ley de Marcas.
176 Artículo 75, Ley de Marcas.
177 Artículo 67, Reglamento de la Ley de Marcas.
178 Ley de Semillas Nº 16.811 de 21 de febrero de 1997, y sus modificaciones (Ley Nº 18.467 de 27 de
pretende proteger debe ser nueva y debe poder diferenciarse claramente de variedades y cultivares previamente conocidos o inscritos. El INASE lleva a cabo evaluaciones científicas y sobre la base de las mismas decide si la variedad puede inscribirse. Una inscripción concede título de propiedad sobre las obtenciones vegetales por un período de entre 20 y 25 años.179 El trámite de solicitud de inscripción de obtenciones vegetales en el Registro de Cultivares varía entre uno y dos años, dado que depende de procesos biológicos que implican la siembra, el seguimiento del cultivo y la toma de datos. La inscripción otorga al titular los derechos exclusivos de producción de la variedad protegida con fines comerciales y de comercialización en el país y en el extranjero. También le otorga el derecho de donarla, y de efectuar cualquier tipo de negocio con la variedad vegetal.