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Tal y como se señala en su Exposición de motivos, la LME « (...) atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral», estableciendo la mala fe en la solicitud de registro como una causa autónoma de nulidad del mismo.

Los artículos 51 y 52 LME distinguen entre nulidad absoluta y relativa, estableciéndose supuestos en cada caso, sin que se permita demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca si ya se obtuvo sentencia en lo contencioso administrativo (artículo 53 LME). La declaración de nulidad conlleva que el registro no fue nunca válido y, por tanto, se revoca cualquier efecto que pudiera haberse producido, teniéndose por inexistente, sin perjuicio de que pueda reivindicarse la indemnización de daños y perjuicios que se hubieran podido generar a causa de la mala fe (artículo 54 LME).

De acuerdo con el artículo 51 LME la nulidad absoluta puede estar motivada, en primer lugar, por haber obtenido el registro sin tener la legitimación a la que se

refiere el artículo 3 LME179; por estar incursa la marca en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 LME180; y por haberse presentado la solicitud de registro actuando el solicitante de mala fe181, la mala fe deberá ser probada puesto que, como hemos mencionado, la buena fe se presume. Esta causal permite fortalecer las marcas no registradas y usadas en el mercado respecto de las cuales puede generarse riesgo de confusión y asociación entre los consumidores.

El artículo 51.3 LME dispone que no se podrá declarar la nulidad de una marca en los casos en que la causa de nulidad haya desaparecido al momento de interponer la demanda, particularmente en los casos de registros efectuados contraviniendo el contenido de artículo 5.1 LME letras b), c) y d), cuando como consecuencia de su uso el signo hubiese adquirido carácter distintivo o secondary meaning para los productos o servicios para los que fue registrado.

La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible de conformidad con el artículo 51.2 LME, siguiendo así la línea marcada por el artículo 47.3 de la Ley 32/1988, y puede ser ejercitada por cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo (artículo 59.a) LME).

Por su parte, las causas que pueden motivar la solicitud de nulidad relativa del registro de la marca aparecen enumeradas en el artículo 52 LME, contemplándose la posibilidad de que el registro de la marca se hubiese efectuado en contra de lo dispuesto en las prohibiciones relativas de registro de los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 LME. Además, se establece un supuesto de caducidad por tolerancia182, por el cual, si el titular anterior que hubiese consentido el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos, perderá el derecho a reclamar la

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La falta de legitimación no estaba contemplada en la Ley 32/1988 como motivo de nulidad absoluto, pero sí en el RMC.

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Mientras las prohibiciones de registro del art. 5 LME deben hacerse valer tras la publicación de la solicitud registro mediante las oportunas oposiciones, las causales de nulidad absoluta tendrá que ser invocadas, a través de la vía judicial, una vez que la marca haya sido concedida.

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El art. 3.2.d) DM incluye la posibilidad de que los Estados miembros pudieran prever que el registro de la marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, cuando la solicitud del registro de la marca haya sido hecha de mala fe por su solicitante. En el mismo sentido, el art. 52 RMC establece la posibilidad de declarar la nulidad de la marca comunitaria, a través de solicitud presentada ante la Oficina o mediante demanda de reconvención en una acción por violación, cuando la solicitud de registro se hubiera presentado actuando el solicitante de mala fe. En la Ley 32/1988 este supuesto no estaba incluido como causa de nulidad autónoma, no obstante, si se reconocía la mala fe como un factor a poner en relación con las causales de nulidad relativa, lo que las convertía en imprescriptibles.

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Hay que aclarar que la figura de la caducidad por tolerancia en la LME no supone la consolidación de la marca posterior, sino únicamente la limitación del titular anterior de hacer uso efectivo de la acción de nulidad o de oponerse a su uso con base en derecho anterior que ostenta.

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nulidad de la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiese efectuado de mala fe (artículo 52.2 LME).

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 52 LME, el demandado en una acción de nulidad puede interponer frente al titular registral de la marca anterior la excepción por falta de uso, de modo que las acciones de nulidad que sean interpuestas con base en registros que no hayan sido objeto de un uso en los términos exigidos por el artículo 39 LME podrían no prosperar183.

La legitimación para interponer la acción declarativa de nulidad relativa está regulada por el artículo 59.b) LME, de acuerdo con éste podrá ser interpuesta por los titulares de derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en los supuestos de derechos anteriores regulados en el artículo 9 LME, letras a) y b).

En cuanto al tratamiento de la figura de la caducidad en la LME, los derechos sobre la marca y su ejercicio por el titular de la misma están sujetos a la obligación de emplear efectivamente el signo, pues es lo que garantiza la vigencia de los mismos y excluye la declaración de caducidad del registro. Si en el plazo de cinco años, contados desde la publicación de su concesión, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos y servicios para los cuales esté registrada, o si ha sido suspendido el uso durante un plazo ininterrumpido de cinco años, el registro de la marca corre el riesgo de extinguirse por caducidad, salvo que exista justificación para la falta de uso (artículos 39 y 55. c) LME).

Los supuestos de caducidad se determinan claramente en el artículo 55 LME, debiéndose proceder a la cancelación del registro de la marca cuando se declare su caducidad. La caducidad podrá estar motivada por la falta de renovación del registro (artículos 32 y 56 LME); por la renuncia del titular (artículo 57 LME); por la falta de uso de la marca (artículos 39 y 58 LME); por la vulgarización de la marca como consecuencia de la actividad o inactividad de su titular; por haber devenido el signo engañoso, y por haberse efectuado el registro con falta de legitimación, conforme al artículo 3 LME, el nuevo titular de una marca a resultas de una transferencia de derechos u otros motivos.

La LME introduce el principio general de que las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. Por otro lado, se reconocen garantías en beneficio de quienes hubieran ejercido una acción reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un

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embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca, cuando su caducidad se produzca por falta de renovación del registro.

Por último, cabe señalar que la LME dispone que deba procederse a la declaración de caducidad o nulidad de la marca anterior cuando la marca comunitaria se beneficie de la antigüedad de la marca anterior con efectos en España (artículo 85 LME).

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CAPÍTULO PRIMERO

LA DEFINICIÓN LEGAL DE MARCA

I. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEFINICIÓN LEGAL DE MARCA

SUMARIO. 1. La elaboración de la definición legal marca.- 2. Elementos de la definición de