Procedure 1 Participants

El EPI ampliaba el ámbito de regulación de los derechos de Propiedad Industrial respecto a la anterior Ley de 1902, ya que contenía disposiciones sobre patentes de invención, de introducción, de explotación y certificados de adición; marcas o signos distintivos de producción y de comercio; modelos de utilidad, los

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El Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 fue reformado por el Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 1930, las modificaciones fueron recogidas en un texto refundido aprobado por la Real Orden de 30 de

abril de 1930, publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 127, de 27 de mayo de 1930. El Decreto de 22 de

mayo de 1931, Gaceta de Madrid, núm. 146, de 26 de mayo de 1931, anulaba las disposiciones penales

relativas a delitos contra la propiedad industrial, que contenía el Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, comprendidas entre los artículos 223-243 el texto refundido de 1930, poniendo en vigor los artículos referentes a este aspecto de la ley de 16 de mayo de 1902 en relación con el Código Penal, otorgando, asimismo, el nombre definitivo de Estatuto de la Propiedad Industrial a la disposición. Por último, la Ley de 16 de septiembre de 1931 lo elevó a rango de Ley de la República.

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modelos y dibujos industriales y artísticos; nombres comerciales, los nombres comerciales, los rótulos de establecimiento y las películas cinematográficas.

Las disposiciones sobre marcas estaban incluidas, principalmente, en su Título III, compuesto de cuatro capítulos en los que se recogían preceptos sobre las marcas en general, las marcas colectivas, la tramitación de los expedientes de marcas y la caducidad y nulidad de las mismas. Estos preceptos se completaban con las disposiciones sobre la cesión de la marca de los artículos 36 y 37; y el régimen sancionador de la falsificación y usurpación de la Propiedad Industrial del Título XI de la Ley de 16 de mayo de 190298.

En relación con la definición de la marca el artículo 118 EPI reconocía la posibilidad de constituirla a través de cualquier «signo o medio material», apto para señalar y distinguir los productos de la industria, el comercio y el trabajo de otros similares. La alusión que hacía el EPI al carácter «material» de la marca fue criticada por la doctrina, por desvirtuar la naturaleza del derecho subjetivo de marca como bien inmaterial99.

El EPI mantuvo la concesión de marcas únicamente para la distinción de productos, y al igual que la Ley de 1902 establecía como esfera de distinción del signo o medio a aquellos productos que fueran semejantes a los distinguidos por la marca.

Por su parte, el artículo 119 EPI ampliaba la enumeración de signos aptos para constituir marca, manteniendo su carácter enunciativo, se incluía a las denominaciones, las razones sociales, pseudónimos y nombres, viñetas, cubiertas, divisas, timbres, sellos, ex libris, rótulos y cabeceras de periódicos y revistas; relieves, orillos, recamados, filigranas, escudos, grabados, monogramas, insignias, emblemas, envases, precintos, punzones, marchamos y las etiquetas. Esta relación de signos comprendía la posibilidad de que pudieran constituirse marcas denominativas, gráficas o tridimensionales, aunque como hemos dicho la enumeración no era taxativa. Por otro lado, el EPI regulaba el derecho a adquirir marcas colectivas100 por parte de colectivos, asociaciones, corporaciones y entidades oficiales.

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Las disposiciones penales relativas a los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial que contenía el Decreto-Ley de 29 de julio de 1929 fueron anuladas por el Decreto de 22 de mayo de 1931, poniendo en vigor nuevamente el contenido del Título XI «De las falsificaciones y usurpaciones de la Propiedad Industrial» de la Ley de 16 de mayo de 1902.

99

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos..., Ob. cit., pág. 22. OTERO LASTRES, «En torno a un

concepto…», Ob. cit., págs. 17-18.

100

En lo que se refiere al nacimiento del derecho sobre la marca, el artículo 120 EPI establecía la obligación el registro de todas las marcas con independencia de la clase o naturaleza del producto que fuera a distinguir, sin embargo, no puede decirse que el EPI limitara la adquisición del derecho sobre la marca al registro del signo, ya que concedía un papel relevante al uso de la misma.

Si tomamos en cuenta que el artículo 1 EPI definía a la Propiedad Industrial como un derecho adquirido «por sí mismo», por el inventor con la creación de un invento, y por el productor, fabricante o comerciante con la creación del signo especial con el que pretende distinguir los resultados de su trabajo, podemos sostener, que esta particular definición atribuía el acto de nacimiento del derecho a una conducta de su propio titular, antepuesta a la intervención de la Ley o de la administración a través del Registro. Esta tesis se reafirmaba con lo dispuesto en el párrafo segundo del mismo artículo, que atribuía a Ley un papel meramente declarativo, destinado a reconocer, regular y reglamentar el derecho que por sí mismo habían adquirido previamente los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro. Es decir, que la adquisición de un derecho de Propiedad Industrial bien podía derivar de la actividad del titular del signo o de la inscripción registral101.

El contenido del artículo 14 EPI daba mayor sustento a la idea de la existencia de una doble vía para el nacimiento del derecho, este artículo creaba la figura de la consolidación102 del derecho del titular registral, por la cual, quien hubiese solicitado el registro de una marca no aseguraba su posición frente a los usuarios anteriores sino hasta que hubiesen transcurrido tres años desde dicho registro y siempre que durante ese tiempo hubiese realizado un uso pacífico y de buena fe del signo registrado, como consecuencia, dentro de ese plazo cualquiera que con anterioridad viniera usando en el tráfico económico un signo igual o semejante podía impugnar el registro. El legislador tomaba en cuenta la relevancia del uso como medio para adquirir derechos sobre el signo, de no haber sido así, la marca registrada habría quedado blindada frente a cualquier oposición desde el momento de su inscripción103.

101

FERNÁNDEZ-NÓVOA defendía el reconocimiento del EPI de las dos modalidades de

nacimiento del derecho sobre la marca, pueden verse: «El nacimiento del Derecho sobre la marca», RDM,

núm. 102, 1966, págs. 217-235, y Fundamentos…, Ob. cit., págs. 89-96.

102

En relación con la naturaleza jurídica de la figura de la consolidación de la marca registrada

pueden verse FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos…, Ob. cit., págs. 106-110. BOTANA AGRA, «En

torno a la consolidación de la marca registrada. (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala

Primera) de 25 de noviembre de 1975)», ADI, t. III, 1976, págs. 329-333. LOBATO GARCÍA-MIJÁN,

«Sobre la usucapio libertatis de los bienes inmateriales» RDP, 1990, págs. 983 y ss. MARTÍNEZ

GUTIÉRREZ, «La inducción a error de la marca como consecuencia de su consolidación en el mercado.

(Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1998)», RDM, núm. 239, 2001, págs.

237-242.

103

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, 2007, págs. 119-

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La protección de la que disfrutaba el usuario104 de la marca hasta el momento de la consolidación le permitía oponerse a cualquier registro válidamente efectuado, sin que a cambio se le exigiera la presentación de una solicitud de registro del signo usado. El EPI tampoco se refería a que debiera acreditarse un uso especial, intenso o notorio, por lo que bastaba la oposición del simple usuario para evitar la consolidación del signo registrado.

No obstante, cabe aclarar que las facultades que el EPI reconocía a la marca usada eran limitadas, en tanto que el uso de la marca no confería al usuario las potestades enunciadas en el artículo 123 EPI105, en el que se fijaba el contenido del derecho sobre la marca, por lo que la posición del titular registral era más firme que la del simple usuario, de modo que este último únicamente podía recurrir a la vía civil para impugnar el registro, acción que debía ejercer dentro de los tres años posteriores al mismo, perdiendo el disfrute de esta facultad una vez que el titular registral alcanzase la consolidación de su marca. En consecuencia, aunque el EPI otorgaba relevancia jurídica tanto al uso como al registro de la marca, sin duda el titular registral de la marca disfrutaba de una posición preponderante respecto al simple usuario.

En cuanto a las prohibiciones de registro, el artículo 124 se encargaba de enumerar una serie de signos que no eran registrables, en primer lugar, el apartado 1 prohibía el registro de signos por su semejanza con marcas anteriormente registradas, centrando el riesgo de confusión únicamente en la similitud de los signos distintivos, sin considerar la necesidad de establecer una comparación entre los productos distinguidos106. Al mismo tiempo, reducía el ámbito de comparación al plano fonético, e implantaba como criterio determinante para establecer la semejanza fonética que « (…) la vocal o sílaba tónica sea tan dominante que absorba la pretónica y la postónica de modo que el oído sólo perciba la tónica característica de la denominación registrada», por tanto, excluía la posibilidad de un análisis en el que se abordaran las semejanzas conceptuales entre los signos confrontados.

104

Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El nacimiento del Derecho sobre la marca en el Sistema de la

Ley de Marcas de 2001», ADI, t. XXII, 2001, págs. 51-52, califica de efímera y precaria a la protección que

el EPI confería al usuario, pues el alcance de la misma era limitado y la acción de impugnación debía de emprenderse antes de que trascurriesen los tres años para la consolidación del registro.

105

La redacción de este artículo era tajante en cuanto que los derechos que regulaba sólo podían ejercitarse por aquellos cuya protección derivaba de la obtención del certificado de propiedad.

106

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos…, Ob. cit., págs. 130-131, criticaba que la técnica de

comparación implantada por el EPI hubiera provocado que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se tuviera en cuenta la regla de la especialidad de la marca en los supuestos de marcas idénticas, además de las dudas y fuertes resistencias a tener en cuenta el significado de las denominaciones a efectos de determinar el riesgo de confusión entre signos.

El resto de prohibiciones alcanzaban a una serie de signos protegidos, como era el caso de los escudos, emblemas y punzones, o el nombre o la imagen de un tercero empleados sin su debida autorización; además, se establecían prohibiciones absolutas de registro respecto a las denominaciones genéricas107 y geográficas. Es importante anotar que la protección de los signos geográficos se regulaba también en los apartados 8 y 13 del art. 124, el primero no permitía la inscripción de marcas que pudieran constituir signos geográficos engañosos, por su parte, el apartado 13 se refería a las falsas indicaciones de procedencia. El artículo 136 EPI, en cambio, admitía el registro por parte de entidades colectivas de los signos geográficos y regionales.

Por su parte, el apartado 9 del art. 124 EPI recogía dos prohibiciones de registro inconexas, por un lado la prohibición de registrar signos engañosos:

«Aquellas que del texto del diseño se deduzca su necesaria aplicación a un determinado producto cuya petición, sin embargo, se haga también para otros artículos, en cuyo caso sólo podrán registrarse para el producto que se indique en el diseño», y, por otro lado, la prohibición de registrar como marca los envases sin grabado, estampado o cualquier otro procedimiento, ya que estos elementos aparecían determinados en el contenido de la prohibición como característicos o distintivos de las marcas-envase. OTERO LASTRES108 cuestionó el contenido de la prohibición relativa a la marca-envase, debido a que se apoyaba en la ausencia de elementos accesorios al envase, lo que presuponía la irrelevancia de que la fuerza diferenciadora per se del envase o presentación del producto, es decir, que la prohibición no estaba construida en base al verdadero concepto de marca-envase, entendido como un objeto de forma peculiar que no requiere la presencia de ningún otro elemento para cumplir con su función distintiva, ya que es su forma peculiar la que ejerce ésta.

En cambio, el apartado 12 configuraba, por un lado, una prohibición absoluta de registro respecto de signos inmorales o contrarios a algún culto religioso o que pudieran ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración y, por otro, una prohibición relativa en cuanto al uso no autorizado de los distintivos del culto católico. Por su parte, el apartado 14 excluía el registro de signos destinados a distinguir propaganda, correspondencia comercial, industrial o profesional,

107

El apartado 5 del artículo 124 EPI incluía a los signos descriptivos dentro de la prohibición que abordaba a los signos genéricos, ya que en su redacción se hacía referencia a las denominaciones

adoptadas para señalar las cualidades de los productos. Vid comentarios sobre este aspecto de la

regulación en AREÁN LALÍN, «La aptitud de una denominación para convertirse en marca. (Comentario a

la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1977 (Sala Tercera) caso «Libertad»)», ADI, t. V,

1978, págs. 484-485.

108

Vid. «En torno a la figura de la marca-envase. (Comentario a la sentencia del Tribunal

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exceptuando los de carácter gráfico, pertenecientes a particulares o entidades bancarias, financieras, culturales, recreativas o profesionales109. Por último, el artículo 124 EPI incluía una prohibición concerniente al registro de dibujos o reproducciones de obras artísticas amparadas por un derecho reconocido sobre un modelo o dibujo artístico en los términos del artículo 190 EPI.

En cuanto al contenido del derecho sobre la marca, el EPI lo regulaba en su artículo 123, en el que se recogían las facultades exclusivas del titular de la marca, la adquisición de dichas facultades se condicionaba a la obtención del llamado «certificado de propiedad» de la marca, por lo cual, únicamente los titulares registrales podían disfrutar de tales prerrogativas. Estas ventajas suponían el derecho a oponerse al registro de otra marca que pudiera confundirse con la suya110; la legitimación para entablar acciones por la vía criminal en defensa de su derecho frente a quienes lo hubieren lesionado con la falsificación, usurpación e imitación de la marca, supuesto que se extendía a la vía civil para reclamar los correspondientes daños y perjuicios que dichas conductas pudieran haber ocasionado; y, por último, la facultad para exigir civilmente indemnizaciones al comerciante que suprimiera la marca de sus productos.

En lo concerniente a la obligación de usar la marca por su titular, el EPI no configura un mandato por el cual se determinara que quien tenía atribuida la titularidad registral de la marca estaba obligado a emplearla, no obstante, la existencia de tal obligación se desprendía de la regulación del artículo 158.5 EPI, en el que se establecía como motivo de caducidad del registro de la marca su falta de uso durante cinco años consecutivos, salvo en casos de fuerza mayor documentalmente justificados. El mencionado artículo no precisaba el momento a partir del cual se debía empezar a computar el tiempo señalado para determinar la caducidad del registro.

Aparte de la falta de uso, el EPI preveía la declaración de caducidad del registro por extinción de su vida legal, es decir, por el transcurso de los veinte años para los que se otorgaba el registro, sin haberlo renovado o rehabilitado; la falta de pago de las cuotas quinquenales que debían abonarse en razón de la subsistencia del derecho; la extinción de la personalidad del titular del derecho sin sustitución legal y, por último, la voluntad del interesado. En estos supuestos, la declaración de la caducidad del registro debía efectuarse de oficio por el Registro de la Propiedad

109

El contenido de esta disposición suponía, salvo por la excepción que contenía, la prohibición

con carácter general del uso de la marca de servicios. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos…, Ob.

cit., págs. 146-147.

110

Industrial y, en cambio, cuando la caducidad estuviera motivada por la falta de uso su declaración correspondía a los Tribunales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159 EPI.

La declaración de caducidad por falta de uso debía ejercitarse por vía del juicio declarativo ordinario (artículos 268 y 269 EPI), estando legitimados para interponer la acción cualquier persona que pudiera tener interés en disponer del signo, dado que la imposibilidad de rehabilitar el registro caducado por falta de uso colocaba al signo a libre disposición de cualquiera que quisiera inscribirlo a su nombre (artículo 161 EPI).

El EPI establecía en su artículo 163 como motivos de nulidad de la marca el desistimiento de la solicitud y la falta de abono de los derechos de concesión en el término previsto. En este sentido, era cuanto menos sorprendente la consideración por parte del EPI de las circunstancias señaladas como motivos de nulidad, ya que tanto la renuncia voluntaria por parte del titular como el impago de los derechos de registro suponen un desistimiento, lo que conlleva la ausencia de inscripción del signo y, por tanto, no puede anularse aquello que por tales razones ni siquiera ha llegado a producirse. Aún más significativo es que, en el mismo artículo en el que se hacía referencia a los motivos de nulidad de la marca, se incluyese una mención al medio por el que debía producirse la anulación del registro, esto es, a través de una sentencia firme de los tribunales.

Las disposiciones contenidas en el EPI sobre la adquisición de Derechos sobre los signos distintivos de empresarios y establecimientos y su correspondiente régimen regulador fueron sucedidas por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre111 y su reglamento aprobado por Real Decreto 6445/1990, de 18 de mayo, instituyéndose de este modo un novedoso Sistema de Marcas112. Esta Ley fue aprobada en base a un Anteproyecto de Ley de Marcas113 elaborado en el seno del Instituto de Propiedad Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, por encargo del Registro de la Propiedad Industrial, tras la introducción de algunos cambios en el texto del Anteproyecto, se publicó en el BOCG-CD, núm. 56-1/1987, serie A, de 6 de noviembre, el Proyecto de Ley de Marcas aprobado por el Gobierno. El resto de

111

Publicada en BOE, núm. 272, de 12 de noviembre.

112

FERNÁNDEZ-NÓVOA, «Algunas claves del nuevo Derecho de Marcas, La Ley, 1989, t. I,

pág. 1082, se reconocía que a través de Ley de Marcas de 1988 se había implantado un genuino Sistema de Marcas, y la superioridad de su regulación frente a la del EPI. En el mismo sentido OTERO LASTRES,

« La reforma a la Ley de Marcas de 1988», ADI, t. XX, 1999, págs. 288.

113

Su contenido puede consultarse en ADI, t. X, 1984-1985, págs. 490 y ss. La preparación de

este Anteproyecto fue dirigido por el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, y en el participaron los profesores ARÉAN LALÍN, BOTANA AGRA, LEMA DEVESA y OTERO LASTRES.

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disposiciones sobre otros derechos de Propiedad Industrial fueron remplazadas por normas posteriores que regulan las materias concretas114.