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tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, signos animados o de multimedia, y las marcas de posición. Dentro del segundo grupo (signos no tradicionales y no visibles)

encontramos: las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas gustativas y las marcas táctiles.

i) las marcas tridimensionales consisten generalmente en la forma de un producto o de sus envases o envolturas. Este tipo de marca ha sido ampliamente utilizado por empresarios de todas las regiones a los efectos de la identificación de sus productos o

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El TAJ en sentencia de interpretación prejudicial 15-IP-2003 definió la marca denominativa de la siguiente manera “es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje”.

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El TAJ en la sentencia de interpretación prejudicial antes citada (pie de pagina 51) definió las marcas figurativas de la siguiente manera “llamada también gráfica, se materializa por un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por la forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en si mismo constituye la marca”.

servicios191 y en efecto, no hay duda que en una gran variedad de casos la forma cumple la función de marca, consistente en indicar el origen empresarial. Por ello, no son registrables las formas a las que le falta disntitividad, en este sentido, vale la pena mencionar una decisión del TPI de la CE 192, en el marco de un proceso en el que se discutía la registrabilidad como marca de la forma de una pastilla para maquinas lava- vajillas. El tribunal consideró que las diferencias que presentaba la forma de la pastilla solicitada para registro, puesta en relación con la forma utilizada por los competidores, no presentaba diferencias fácilmente perceptibles. El TPI agregó que la forma

solicitada constituía una variante de las formas comúnmente utilizadas y no le permitían al público reconocerla a los efectos de una eventual compra posterior -si se encontraba satisfecho con la compra anterior- o de evitar comprar en una nueva oportunidad -en caso de que la experiencia anterior hubiera sido negativa-. Las legislaciones de marcas se ocupan de indicar expresamente las formas que no son registrables como marca193;

ii) los signos de color son una herramienta utilizada por empresarios, la pregunta que cabe hacerse es si el uso del color se hace a titulo de marca, es decir, para indicar un origen empresarial o simplemente como parte de los atributos estéticos del producto o de sus embalajes o de la publicidad utilizada o de la estrategia de mercadeo en la promoción de los productos o servicios. Cuando un color es utilizado a titulo de marca, entonces cabe preguntarse, primero, si de acuerdo a la legislación de un país, los colores en si mismos194 son considerados un signo registrable como marca195. La respuesta a la

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En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la práctica en materia de marcas elaborado por la OMPI (SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, 58 indicaron que aceptaban el registro de marcas tridimensionales consistente en la forma del producto y 13 indicaron que no (Chile, Costa Rica, Estonia, Filipinas, Irlanda, Portugal, Rep. de Moldova, Rumania, Tailandia, Turquía, Ucrania y Zambia). De otra parte 67 países indicaron que aceptaban el registro de marcas tridimensionales consistentes en el embalaje del producto y 4 respondieron que no (Chile, Eslovaquia, Tailandia y Zambia).

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Decisión del TPI de la CE (segunda Cámara) de fecha 5 de marzo de 2003, en el asunto T-194/01.

193 _{Decisión 486. Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: consistan exclusivamente en formas}

usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; y consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

194 _{En los términos de los Art. 134 2do Párrafo literal e) y 135 literal h) se habla de colores aisladamente considerados,}

para referirse a un color en si mismo, los que de acuerdo con la norma no son registrables como marca. Al mismo tiempo la norma aclara que otras posibilidades de marcas de colores por el contrario si pueden ser registradas, entre otras, los colores delimitados por una forma específica y las combinaciones de colores. Sobra aclarar que lo que es objeto de estudio y a lo que antes hicimos referencia nada tiene que ver con la posibilidad de reivindicar un color en una marca gráfica o mixta, ya que esta es no solamente una práctica habitual sino que no tiene problema alguno de tipo legal.

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En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la practica en materia de marcas elaborado por la OMPI (SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, en relación con la pregunta si un color único podía ser registrado como marca, 42 países respondieron que si era viable y 29 que no lo era. En relación con la pregunta si era viable el registro de combinaciones de colores, solamente 4 países respondieron que no era viable. En relación con la pregunta de si era viable el registro de colores asociados con otros signos, solamente dos países respondieron que no (Chile y México).

anterior pregunta en el caso de los países andinos pareciera ser por la negativa; pero la misma requiere algunas matizaciones, lo que tendremos la oportunidad de hacer cuando se analice la causal de irregistrabilidad respectiva. La siguiente pregunta que podemos plantearnos es si el signo consistente en el color en si mismo, tiene la distintividad suficiente para cumplir la función de indicar el origen empresarial y por último, a los efectos de registro de un signo consistente en un color se debe plantear la cuestión de si el signo satisface el requisitos de la representación gráfica, ya que no todos los signos consistentes en colores son representables gráficamente;

iii) los hologramas, consisten en signos que permiten almacenar y recuperar

óptimamente una imagen tridimensional, la que se caracteriza por tener diferentes vistas dependiendo del ángulo desde el que se le mire. Este tipo de marcas presenta retos importantes, pero salvables, en lo que hace referencia al requisito formal de la

reproducción del signo para el trámite de registro196. El Tratado del Derecho de Marcas TLT (94)197, excluía en su artículo 2 expresamente a los hologramas como tipo de marca a las que les aplica el Tratado. Un cambio importante en este tema se ha dado con la adopción del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Singapur en el año de 2006198, el cual elimina esta exclusión199;

iv) marcas consistentes en signos animados o de multimedia, el signo estaría

constituido por el movimiento de un determinado objeto el cual es fijado en un soporte (papel, electrónico, etc.) y por lo tanto perceptible visualmente, así podría tratarse del fragmento de un video, o el movimiento de imágenes a los efectos de la formación de un logotipo. De aceptarse este tipo de signos por una oficina, las consideraciones se deberán dirigir a la capacidad distintiva del signo (por ejemplo, un video extenso no tendría en principio esa capacidad) y segundo, que en efecto el signo permita indicar un

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En la guía para el registro internacional de marcas bajo el Arreglo y el Protocolo de Madrid, elaborada por la OMPI, se dice expresamente (B.II.16.e)) que tratándose de un holograma (tipo de marca no previsto en el formulario tipo de registro) se podrá indicar en la descripción del signo que se trata de un tipo de marca no previsto. Para algunas oficinas se trata de una marca figurativa, así se publica su solicitud y de esa forma se concede su registro, práctica conveniente a los efectos prácticos, pero criticable a los efectos de los límites introducidos en el derecho concedido, ya que se limita a una de las vistas posibles.

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Tratado Administrado por la OMPI, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y que cuenta con 29 partes contrates.

198 _{Este Tratado cuenta en Abril de 2012 con 26 Partes Contratantes.} 199

origen empresarial. Por el contrario, la representación gráfica presentará sin duda menores dificultades200;

v) las marcas de posición hacen referencia a un signo cuya distintividad se deriva no simplemente del elemento de identificación, sino del lugar que este ocupa de manera reiterada en el producto que identifica o en sus embalajes201, siempre claro está que distinga y por ello indique un origen empresarial202. Un ejemplo frecuentemente

mencionado es del pequeño rectángulo de color rojo que utiliza Levi´s Straus al lado del bolsillo trasero en los jeans vaqueros que fábrica, el cual se encuentra registrado en la Oficina Norte-Americana de Patentes y Marcas USPTO desde 1938203;

vi) las marcas sonoras, se trata de signos no visibles, pero que pueden validamente ser utilizadas a titulo de marca, siempre que logren cumplir la función distintiva que las marcas están llamadas a cumplir. En la normativa comunitaria europea (Art. 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE y en el Art. 4 del Reglamento No.40/94) no se prevé de manera expresa los signos sonoros como tipos de marcas. La anterior ausencia de norma expresa en este importante tema, llevó a que el TJUE 204 debiera aclarar que el hecho de que estos signos no fueran expresamente mencionados en las mencionadas normas, no era obstáculo para que se pudieran registrar como marcas, siempre que estos cumplieran los requisitos señalados en la normativa regional (distintividad y

representación gráfica). En el caso andino, tal discusión esta salvada por la claridad del Art. 134 de la Decisión y por las repetidas decisiones del TAJ en el sentido de aceptar en abstracto la posibilidad de registro de marcas sonoras205. Se distingue normalmente

200

En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la practica en materia de marcas elaborado por la OMPI (SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, 21 de las 72 Oficinas

respondieron a favor del registro de signos animados o de multimedia.

201 _{En este sentido ver Achim Bender y Phillip von Kapff, Born to be free- The Community Trademark in Practice, IIC}

6/2001, Pag 634. Se cita como referencia la decisión de la Cámara Tercera de la OAMI de 29 de mayo de 2000 en el caso R 608/99-3 (bipod-desing), consistente en el registro de un diseño en forma de una Y invertida ubicada en el frente de unos calzoncillos, el cual se considero ser distintivo y por ello fue objeto de registro como marca tridimensional.

202

En una decisión de la Cámara Segunda de Recursos de la OAMI de noviembre de 1999, relativa a la solicitud de un diseño particular de un bolsillo para ser utilizado en pantalones por parte de la firma Hugo Boss (caso No. R 88/1998- 2), la Cámara consideró que la solicitud hacía referencia a la reproducción de un bolsillo que presentaba pequeñas características especiales de estilo, sin grafico especial alguno. Por lo tanto la cámara consideró que le faltaba distintividad, ya que las diferencias solamente eran apreciables con un análisis detallado y presentaba similitudes con los utilizados por otros competidores.

203

Levi Strauss & Co. v. Blue Bell Inc., 200 U.S.P.Q. 434 (C.D.Cal 1978), aff´d, 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q 713 (9th Cir. 1980), ”Tab located on the rear pocket of levi Strauss pants functioned independtly as a trademark despite the fact that the tab had the verbal mark “LEVI” emblazoned thereon”.

204

Decisión del TJUE de fecha 27 de noviembre de 2003, en el asunto C-283/01.

205 _{TAJ Sentencia de Interpretación Prejudicial 27-IP-95 “Con el cambio producido en la norma comunitaria de la}

entre signos sonoros musicales (nuevos o ya existentes), sonidos existentes pero que no son musicales (por ejemplo los que existen en la naturaleza) o sonidos creados

artificialmente para identificar un producto (el claxon de un carro de helados). Cada uno de los diversos tipos de signos sonoros mencionados planteará diferentes retos frente a los requisitos de distintividad y de representación gráfica. Vale la pena mencionar que estas marcas son admitidas para registro por un número importante de oficinas de marcas206;

vii) las marcas olfativas, el signo que las compone consiste en un olor, el que para poder validamente ser protegido como marca deber probar, de una parte que logra la función de indicación empresarial y de otra, que puede ser representado gráficamente, quizá, siendo este último el principal obstáculo para su registro. Estos signos se encuentran expresamente indicados en la lista del Art. 134 de la Decisión 486, sin embargo el TAJ ha expresado algunos reparos al registro de este tipo de marcas207. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante la OAMI) concedió el registro de la marca olfativa consiste en el olor a hierva recién cortada208, cuya representación gráfica se realizo por medio de la descripción escrita: “olor a hierba recién cortada”. En decisiones posteriores de la misma oficina se confirmo el criterio anteriormente expuesto209. El TJUE por su parte, ha expresado mayores reparos a los medios utilizables para cumplir el requisitos de la representación gráfica210 y el Tribunal Europeo de Primera Instancia (en adelante TEPI) por su parte confirmó la no

registrabilidad como marca del olor a una fruta, representado gráficamente por medio de la descripción “olor a fresa madura”. El criterio expuesto por el TEPI basa su atención a la falta de precisión en la representación gráfica, lo cual afectaría el adecuado

perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto” y luego agrega “La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptar como registro a las marcas auditivas o sonoras…”

206 _{En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la practica en materia de marcas elaborado por la OMPI}

(SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, 38 de las 76 oficinas que respondieron el cuestionario, indicaron que aceptan el registro de sonidos musicales y 28 indicaron que admiten el registro de sonidos no musicales. Colombia, Ecuador y Perú hacen parte de los que respondieron positivamente en ambas cuestiones.

207

TAJ Sentencia de Interpretación Prejudicial 27-IP-95 “La exigencia de la representación gráfica prevista en el artículo 81, descarta la posibilidad de que puedan registrarse como marcas las olfativas y las gustativas”.

208

Caso R 156/1998-2 [1999]

209 _{Caso R 711/1993-3 [2003] “the scent of raspberries”.} 210

Decisión del TJUE de fecha 27 de noviembre de 2003, en el asunto C-283/01. Primero el Tribunal fija los criterios que debe cumplir una descripción gráfica: clara, precisa, completa por ella misma, fácilmente accesible, inteligible, durable y objetiva. Entre los medios que el TJUE no considera adecuados para la representación gráfica de un olor, se encuentra su formula química, a la que considera inadecuada, ya que ella no representa gráficamente al olor en cuanto tal, que es el signo que se pretende registrar, sino al producto químico mismo, por lo que no lo considera una

funcionamiento del registro de marcas, en particular en lo relativo a los mecanismos de consulta y de información a terceros sobre la existencia de registros y otros derechos preexistentes a favor de terceros. El Tribunal agrego que en atención a que la memoria olfativa es quizá la más confiable de las que dispone el ser humano, habría interés de parte de los otros operadores económicos en utilizar esos signos olfativos en la identificación de sus productos211, razón suficiente para tener interés en una precisión adecuada del signo que se pretende registrar;

viii) las marcas gustativas, como se desprende de su designación consisten en sabores que se pretende indican un origen empresarial. Un ejemplo de este tipo marcas que ha sido efectivamente registrada es el de “the taste of liquorice” cuyo registro fue aceptado por la Oficina de marcas de Benelux212. En un documento de la OMPI relativo a nuevos tipos de marcas (SCT/16/2) se menciona un caso decidido por un Tribunal nacional por medio del cual se negó la solicitud del “sabor artificial de la fresa”, para productos de las clases 3 y 5 de la clasificación de Niza, ya que se consideró que el sabor solicitado no era constante, se trataba y que este podría cambiar dependiendo de factores como el tipo de fruta o la madures del fruto213; y

ix) las marcas táctiles, consiste en la capacidad de indicar al tacto el producto al que hace referencia. Un ejemplo de este tipo de marca lo encontramos en una de las Oficinas Andinas, en efecto el IEPI (Oficina Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual) concedió el registro de la marca consistente en “Textura superficie de old parr”, para bebidas alcohólicas214.