internacional en Brasil y España
137. La acción que tiene como objeto la declaración de la nulidad (o la validez) del registro de la patente es muy distinta de la acción que reconoce una infracción de patente. En primer lugar, hay que señalar que la naturaleza de las acciones es diferente, pues mientras la acción por infracción tiene el objetivo de recompensar al propietario de la patente por los perjuicios y hacer que cese la violación, la acción de invalidez tiene el objetivo de declarar si el registro es válido o inválido, a partir de los requisitos de patentabilidad indicados en la Ley de Patentes.
138. La segunda diferencia es en relación con el objeto y la extensión de los efectos de las decisiones. Sobre este punto que se justifica la definición de las reglas de competencia judicial para las acciones de invalidez del registro de la patente. La acción por infracción de patente es una típica acción por responsabilidad civil, generada a partir de un
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Interesantes los comentarios hechos por la autora en su artículo al ponderar sobre el forum shopping a partir de las opciones de jurisdicciones indicadas por la normativa en los foros relativos o concurrentes. Suderow, J., «Nuevas Normas de Litispendencia y Conexidad para Europa: ¿El Ocaso Del Torpedo Italiano? ¿Flexibilidad Versus Previsibilidad?», en Cuadernos de derecho transnacional, Vol.5, 2013, pp. 184-198.
acto ilícito cometido por el infractor. Por su parte, la acción que declara la invalidez o validez del registro tiene un alcance más amplio, pues produce efectos en toda la sociedad, pues se considera que el registro es oponible a terceros. Por este motivo, en la mayoría de los países, la competencia para juzgar la validez o invalidez corresponde al Poder Judicial del país del registro de la patente, pues este es un acto de concesión del Estado.
En Brasil, la competencia judicial para las acciones de nulidad o invalidez de la patente es exclusiva de la justicia federal, con la obligatoriedad de que el INPI intervenga en el proceso265. En el ámbito comunitario europeo, el Reglamento 1215 establece, en el Art. 24, la competencia exclusiva de los tribunales del Estado del registro de la patente para juzgar las acciones sobre la validez de patentes266.
139. Como ya se ha señalado, la definición de las reglas de competencia con el estatus de exclusivas tiene relación con el poder de
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Ley de Patentes – Lei 9279/96, Art. 57: ―A ação de nulidade de patente será
ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito‖.
Es importante observar que ciertos países el Ministerio Público (o Fiscalía) tiene que participar obligatoriamente del proceso, como ocurre en Italia y Francia. En Brasil no es necesario, por cuanto no se observa el interés público objetivamente presente en el litigio, pues las partes pelean por intereses de naturaleza económica. Para más detalles sobre la intervención del INPI y de la Fiscalía en los litigios sobre nulidad de la Patente, véase PEREIRA, L.F.C., Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial…,
cit., pp. 280-282.
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Art. 24: ―4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o
dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.
Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro‖.
imperio del Estado en la concesión del registro de la patente267. Así, como solamente el Estado puede conceder el registro, tan solo este Estado puede declarar su invalidez. Aceptar la situación contraria sería permitir que un Estado extranjero declarara la invalidez de un acto administrativo (el registro de la patente) de otro Estado, lo que sería totalmente contrario al más básico concepto de soberanía.
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Los Principios ALI y CLIP disponen en el mismo sentido de las legislaciones de Brasil y de la UE, en relación a esas reglas de competencia exclusiva en los litigios de validez o nulidad de la patente.
―CLIP - Sección 4: Competencias exclusivas
Artículo 2:401: Registro e invalidez
(1) En los litigios que tengan por objeto una resolución sobre la concesión, el registro, la validez, el abandono o la caducidad de una patente, una marca, un diseño industrial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual protegido en virtud de su registro, serán exclusivamente competentes los tribunales del Estado en el que el derecho ha sido registrado o en el que se tiene por efectuado el registro según lo dispuesto en algún convenio internacional.
(…)
―ALI - § 213. Declaratory Judgments
(1) An action for a declaratory judgment other tan one to declare a registered right invalid may be brought on the same terms as an action seeking substantive relief. (2) Except as provided in subsection (3), a proceeding brought to obtain a declaration of the invalidity of a registered right may be brought only in the State of registration. (3) An action to declare the invalidity of the registration of rights arising in multiple States may be brought in the State or States in which the defendant is resident, but the effect of the judgment on rights registered in States other than the forum will be limited to the parties to the action.
(4) A court exercising jurisdiction under this Section may not exercise coordination authority under § 221―.
C. Las reglas de competencia judicial en el marco del